马德里商标国际注册—商标走出国门的有效途径

2019-11-17

作者:梁慧

引言
中国商标注册人如果需要在国外获得商标保护可以到需要获得商标注册的国家单独提出商标注册申请。如果需要获得商标保护的国家是马德里联盟成员,那么商标注册人也可以通过马德里商标注册体系获得商标保护。由于马德里商标国际注册体系有手续方便,覆盖国家广,节省时间和成本等特点,该体系已经成为我国商标走出国门的主要途径。根据商标局的统计数据,向商标局国际注册处提交马德里申请的数量 2015年2321件,2016年3014件, 2017年达4810件。以下是国内申请人提交马德里商标注册申请的流程、后续维护程序和注意事项。
 
1、马德里国际商标注册新申请
(1)申请条件:
申请国际注册的商标可以是已在我国获得注册的商标,也可以是已在我国提出注册申请并受理的商标,即申请人在中国必须有基础商标。如果商标图形相同,申请人可以基于多个基础申请或基础注册提出国际注册申请。
(2)申请人资格要求:
国际注册申请人应在我国设有真实有效的工商营业场所,或在我国境内有住所,或拥有我国国籍。台湾地区申请人如在中国商标局有已经注册的商标或已经提交申请并获得受理通知书的商标,可以通过商标局提出国际注册申请,但是香港和澳门特别行政区的法人或自然人目前还不能通过商标局提出国际注册申请。
(3)国际注册申请必须向商标局提交
提交的申请材料包括马德里商标国际注册申请书,外文申请书( MM2表格),申请人资格证明文件,如营业执照复印件、居住证明复印件、身份证件复印件等。如果委托代理人提交申请的,应附送代理委托书的。申请人只能设立一个代理人,如果指定多个代理人的,其指定文件中首先提到的代理人被视为正式授权的唯一代理人。如果申请人首次申请指定美国的需要一并提交MM18表格。
申请人在提交申请时必须注意申请人的名称地址必须和基础商标的申请人或注册人名称地址保持一致。
申请的商标图样与基础商标的图样完全一致,颜色完全一致。如基础商标为黑白图样,马德里申请必须是黑白商标;如基础商标为彩色图样,则马德里申请也必须是彩色商标图样。
申请注册的商标类型必须和基础商标保持一致,如果基础商标是集体或证明商标,必须作为集体或证明商标进行马德里国际注册申请。如果基础商标是立体商标,必须作为立体商标进行马德里国际注册申请。
指定的商品和服务不得超过基础商标的商品和服务范围。
如果国内基础商标正在办理转让或变更,国际注册申请不可以以受让人或变更后的名称或地址提出。如希望用受让人或变更后的名称或地址提交国际注册的,须等到国内转让或变更核准之后才可以新的名义或地址提出。
(4)商标局是国际注册申请的原属国主管机关
国际注册申请应通过原属国本国主管机关向世界知识产权组织国际局(以下简称国际局)提出,因此中国申请人必须向商标局提交国际注册申请。国际局的回复国际申请的函件也会寄送到商标局。
商标局收到手续齐备的申请书件之后,登记收文日期,编定申请号,计算申请人所需缴纳的费用,向申请人或代理人发出《收费通知单》。申请人或代理人应在收到《收费通知书》之日起15日内向商标局缴纳有关费用。商标局只有在收到如数的款项后,才会向国际局递交申请。如申请人或代理人逾期未缴纳规费,商标局不受理其申请,并书面通知申请人。 
自2018年6月21日起,马德里商标国际注册网上申请系统正式上线运行。商标代理机构和国内申请人经用户注册后,均可登录“商标网上申请系统”,在“国际注册申请”栏目中在线提交国际注册申请。
国际注册商标后期指定、转让、删减、放弃、注销、变更名称和地址、变更代理人、续展等事项可直接向国际局递交,或通过商标局转递国际局。
由于国际局的工作语言是法语,特别是国际注册申请、变更注册登记申请、对上述申请的回复、驳回保护、驳回的终局决定、无效通知以及国际局提供的关于国际注册簿状况的资料等事项均使用法语,商标局国际注册处的审查员的工作语言也为法语,因此对于中国商标申请人来说,通过商标局跟国际局进行文件的提交是更加便利的途径。
 
2. 提交申请后流程
国际局在收到各原属局提交的马德里商标国际注册申请后,对申请书式进行形式审查,主要审查申请书的填写是否符合《马德里协定》、《马德里议定书》以及《共同实施细则》的要求,尤其是商品和服务的表述是否正确,商品和服务的类别划分是否准确。此外,还要审查有关申请费用是否已缴纳。经过形式审查,如国际局认为申请书式不符合有关规定,将会向商标局、申请人或其代理人寄送不规范通知(Irregularity Notice),要求商标局、申请人或其代理人在规定的期限内进行回复。 
如果不规范通知要求申请人或其代理人直接回复国际局,则申请人或其代理人应在不规范通知所规定的期限内及时将外文回复意见直接提交国际局。如果不规范通知要求申请人或其代理人通过原属局回复国际局,则申请人或其代理人应在收到不规范通知后,尽快将书面回复意见提交商标局国际注册处,由国际注册处审查合格后将回复意见转交国际局。
 
3、国际注册证
国际局对符合要求的马德里商标注册申请在国际注册簿上进行登记,同时向申请人颁发国际注册证并通知各指定缔约方的商标主管机关。国际注册证由国际局直接寄送给商标局国际注册处,再由商标局国际处转寄给申请人或商标代理机构。
国际注册证的内容包括该马德里申请的所有信息,如国际注册日,国际注册到期日期,注册人信息,商标,指定商品/服务,以及依据协定或议定书所指定的缔约方等。需要指出的是国际注册证只是表示该马德里申请已在国际注册簿上登记,并不代表在各指定缔约方已注册成功。各指定缔约方的商标主管机关在收到国际局通知之后,将会依据本国商标法律规定进行审查,核准注册或驳回申请都会在驳回期限内向国际局发相应通知,由国际局登记后转发申请人。
 
4、后期指定和后续业务
首次提出国际注册申请时,申请人会指定想要获得保护的缔约方。获得国际注册后,商标注册人还可以就该国际注册所有或部分商品和服务申请领土延伸至一个或多个国家,即后期指定。后期指定申请,可直接向世界知识产权组织国际局递交,或通过商标局转递国际局。后期指定的缔约方,在国际注册商标到期续展时,需一并进行续展。
国际商标注册人也可以将其国际注册商标专用权让与他人,受让人应当在缔约方境内设有真实有效的工商营业场所,或者在缔约方境内有住所,或者是缔约方国民。
马德里商标国际注册的有效期满后,如想继续使用的,应办理续展。《马德里协定》和《马德里议定书》规定,国际注册商标的有效期为10年。在有效期届满之前6个月,国际局将非正式地通知商标注册人有关续展事宜,包括有效期届满日期。如果注册人未能在有效期届满日前申请续展,国际局会给予6个月的宽展期。在宽展期内仍未申请续展的,国际局将注销该国际注册。在上述期限内申请的,商标国际注册有效期得以续展10年。