作者：张焱、牟琳、刘玉珠
近年来，商标抢注屡禁不止，抢注人先抢注他人商标，再以此为权利基础，向他人发出侵权警告、投诉，甚至提起民事诉讼，进行恶意维权，以实现攫取他人品牌商誉、谋取不正当商业利益等不正当竞争目的。
在知识产权强保护的背景下，企业应如何通过法律手段，充分利用商标行政程序、民事诉讼程序，不仅在被控侵权时进行有效防守，并且进一步积极进攻，打击商标抢注、恶意维权行为，维护自身合法权益？本文将结合相关案例，针对权利人（商标被抢注的真正权利人）可采取的攻防策略展开讨论，本文将分为“防守篇”与“进攻篇”两部分。
“防守篇”主要介绍了权利人面对商标抢注人恶意维权时可采取的两种策略，即提起商标确认不侵权之诉与以权利滥用积极抗辩，并结合案例详解此两种策略的实施方式。
防守策略一：提起商标确认不侵权之诉，应对恶意维权的商标侵权警告或平台投诉
抢注人抢注商标以后，其作为形式上的商标专用权人，可能向权利人发出侵权警告函，认为权利人侵害其商标专用权，要求其停止侵权，甚至可能向权利人公司投放产品或服务的平台发出侵权投诉，要求平台下架权利人产品。在此情况下，权利人应积极应对，通过向抢注人发送律师函、告知函，向平台提交不侵权声明等形式，声明其行为未构成商标侵权，要求对方停止指控、撤回投诉，或在一定期限内向法院起诉，或要求相关行政机关处理。
如果抢注人未撤回投诉，也未进一步提起侵权诉讼或进行行政投诉，此时权利人的法律地位实际上处于不确定、不安全的状态，将对其正常的生产经营产生负面影响。面对此种情况，权利人可以提起“确认不侵害商标权”诉讼，以恢复稳定状态。以下通过“好药师”案例对确认不侵害商标权诉讼进行具体说明。
在“好药师”确认不侵害商标权纠纷案[1]中，被告四川骏逸富顿科技有限公司委托律师于2020年12月29日，向原告北京好药师大药房连锁有限公司发送律师函，称原告在相关网站、平台推出并宣传“好药师”APP，侵害其在第9类商品上注册的“好药师”商标专用权，要求原告停止侵权行为。2021年1月5日，原告委托律师针对上述侵权警告回函，称原告在网站和手机应用程序上使用“好药师”的行为不侵犯被告前述商标专用权，要求被告立即停止指控原告的行为。原告委托律师向被告住所地、被告及其之前授权的律师事务所住所地等四个地址寄送了前述回函，回函于2021年1月6日、8日被签收。被告签收该回函已超过6个月，被告并未针对原告运营“好药师”APP的行为提起诉讼，导致原告的行为是否构成商标侵权行为一直处于不确定状态。因此，原告向法院提起确认不侵害商标权诉讼，请求法院确认原告运营的“好药师”APP不侵犯被告第14191331号“好药师”商标。
最终，法院认定，原告提起本次确认不侵害商标权诉讼的条件已经成就。法院进一步认定，原告开发运营的“好药师”APP与被告第14191331号“好药师”注册商标的核定使用商品的内容、对象、目的并不相同，是不类似的商品和服务，可以确认原告使用“好药师”APP的行为并不侵犯被告的“好药师”商标的专用权。
参见上述案例，确认不侵害商标权诉讼，是指商标权人向他人发出侵权警告函的情况下，他人可以作为原告，针对商标权人发函指控其侵害商标权的行为，向法院提起诉讼，请求确认其不侵害商标权。该诉讼是民事主体通过行使讼权，以排除自己是否侵害他人商标权处于不确定状态的干扰，而提起的诉讼救济程序，是应对恶意维权的侵权警告或投诉的最有效的反制措施之一。
鉴于提起确认不侵害商标权诉讼的目的在于结束由于权利人的侵权警告所带来的不稳定法律状态，该诉讼必须满足一定的受理条件。关于提起确认不侵害商标权诉讼的受理条件，法律并没有做出专门的规定，但根据商标与专利侵权诉讼的相似关系，提起确认不侵害商标权诉讼的受理条件可参照确认不侵害专利权诉讼的相关规定。参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条[2]的规定，确认不侵害商标权诉讼的受理条件应当包括：
1.被警告人或者利害关系人受到明确的侵权警告威胁；
2.被警告人或者利害关系人书面催告商标权人向法院起诉，或要求其请求有关行政机关处理；
3.商标权人未在合理期限内撤回警告或通过提起诉讼、行政处理等方式解决。自商标权人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，商标权人未在合理期限内撤回警告或请求法院、行政机关处理，使得被警告人或者利害关系人的法律地位处于不稳定、不安全的危险状态；
4.不提起确认不侵权诉讼将使得被警告人或者利害关系人的合法权益受到或可能受到损害。
但也有部分法院判决[3]认为，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条可以参照，但无需机械适用，如果有证据证明权利人怠于行使权利，而使被警告人实质上处于被指控侵权的不安状态，则确认不侵害商标权诉讼的受理条件可以不限于前述规定的催告权利人的时间和程序。
因此，在面对商标抢注人基于恶意维权提起的侵权警告或平台投诉时，权利人可以根据实际情况，制定相应的诉讼策略。即使在没有完全满足前列最高人民法院规定的受理条件的情况下，也可尝试向法院提起确认不侵害商标权诉讼，以避免该不确定的法律状态对其正常生产经营产生负面的影响。
防守策略二：以权利滥用积极抗辩，应对恶意诉讼
抢注人抢注商标以后，极有可能为了谋取更多的利益，如为了谋求更多的市场竞争优势，或者谋求高额赔偿，以其抢注商标作为权利基础，针对权利人提起商标侵权之诉，要求权利人停止正常的生产或销售行为、承担赔偿责任。在此情况下，权利人可以在诉讼程序中以抢注人滥用商标权作为抗辩理由积极抗辩。
商标权滥用作为一项侵权抗辩事由，在最高人民法院的“歌力思”案[4]中已被确认。最高人民法院在本案中认定，任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。由于抢注人取得“权利基础商标”是在侵犯他人权利的基础上获得注册的，具有不正当性，其权利具有瑕疵，即使其商标在形式上获准注册，该注册也不具有实质的合法性，因此不应受到法律保护。以下通过“天池茶业”案进一步说明权利滥用抗辩策略的适用。
在“天池茶业”商标侵权案[5]中，原告陈伟忠诉称被告广东天池茶业股份有限公司（简称天池公司）等，在网页、淘宝平台、产品外包装等上使用“天池茶业”字样，侵害其第4121291号“天池”商标专用权。法院认定，天池公司享有合法的在先字号权利，在先使用“天池茶业”标识，并具有一定影响力和知名度，其使用行为具有正当性，不会导致相关消费者混淆。陈伟忠的商标注册行为并非基于其正常生产经营的需要，而有囤积商标之嫌，不正当占有公共资源，扰乱公平竞争的市场秩序，对享有在先权利的天池公司也涉嫌存在不正当竞争。据此,陈伟忠取得和行使“天池”商标权的行为难谓正当。陈伟忠以非善意取得的商标权对天池公司的正当使用行为提起的侵权之诉,有违权利行使的正当性,其与此有关的诉讼请求不应得到法律的支持。最终，法院驳回陈伟忠的诉讼请求。
根据上述案例，权利人以权利滥用提出抗辩理由时，应强调并积极举证证明，抢注人取得及行使商标权不具有正当性，具有明显的攀附商誉、不正当竞争恶意，或囤积商标之嫌，其提起诉讼的行为属于恶意诉讼。同时，权利人亦要积极举证证明权利人具有合法在先权利，权利人的使用行为具有正当性和合理性。如果权利人能够证明抢注人恶意，另一方面证明己方行为的正当性和合理性，法院则可以认定抢注人权利滥用，从而判定权利人的行为不构成商标侵权。
关于权利人面对商标抢注人恶意维权时如何主动进攻，敬请关注《面对抢注商标恶意维权的攻防策略——进攻篇》。
注释：
[1] 北京市西城区人民法院（2021）京0102民初25444号
[2] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理”。
[3] 北京市高级人民法院(2019)京民终1654号
[4] 最高人民法院（2014）民提字第24号
[5]广东省高级人民法院 (2018)粤民终310号
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