作者：张焱、牟琳、刘玉珠
本文继《面对抢注商标恶意维权的攻防策略——防守篇》之后，结合实际案例，介绍权利人如何主动向商标抢注人采取行动，以制止其商标抢注、恶意维权行为，并获得相应赔偿。
进攻策略一：提起恶意诉讼损害赔偿之诉，向抢注人索赔
最高人民法院作出《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》（以下称《批复》），该批复明确指出：“在知识产权侵权诉讼中，被告提交证据证明原告的起诉构成法律规定的滥用权利损害其合法权益，依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支的，人民法院依法予以支持。被告也可以另行起诉请求原告赔偿上述合理开支。”
据此，权利人在抢注人启动的恶意维权诉讼中，可以主动出击，在本案中反诉抢注人恶意诉讼，主张抢注人属于以非善意取得的商标权对正当使用行为提起侵权，构成权利滥用，要求抢注人承担权利人因其恶意诉讼行为产生的合理支出。
根据上述《批复》，权利人在抢注人启动的恶意诉讼中提出反诉，能获得的赔偿仅限于权利人为应对该恶意诉讼所支出的合理开支，包括律师费、交通费、食宿费等，并不包括权利人因恶意诉讼所受的其他经济损失，例如与案外人的商业合作损失、停产损失、商誉损失、竞争优势利益损失等。在此情况下，权利人可以另案提起“因恶意提起知识产权诉讼损害责任”之诉，向抢注人索赔。以下通过最高人民法院公布的典型案例TELEMATRIX商标案，对恶意诉讼的损害赔偿之诉予以详细说明。
在“TELEMATRIX”商标案中[1]，山东比特智能科技股份有限公司（简称比特公司）以不正当手段抢先注册“TELEMATRIX”商标后，先后通过发送警告函、进行工商举报、提起诉讼的方式向同为酒店电话产品的代工商的江苏中讯数码电子有限公司（以下简称中讯公司）主张权利，要求其停止生产、销售相应产品，其目的是排挤竞争对手，以垄断相关产品在国内的生产销售。中讯被迫更换模具、报废物料。最终法院认定，比特公司的行为构成恶意诉讼，综合考虑中讯公司现实的经济损失，如更换模具、报废相关物料，造成物料及人工损失以及本案的诉讼费，因停止代工涉案产品而产生的预期利益损失，以及比特公司恶意诉讼对社会诚信体系破坏的惩戒，判决赔偿中讯公司经济损失及合理开支100万元。
司法实践中，法院一般认定，恶意诉讼是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。因此，认定恶意诉讼的构成要件包括：1、行为人提起知识产权诉讼无事实或者法律依据；2、行为人提起诉讼主观上具有恶意；3、行为人恶意诉讼给他人造成了损失，且损失与行为人恶意提起诉讼具有因果关系。
权利人在提起“因恶意提起知识产权诉讼损害责任”之诉，向抢注人索赔时，可围绕上述构成要件组织证据进行举证。其中关于行为人“恶意”的证明尤为关键，权利人可以从证明行为人明知其获准注册的商标不具有实质上的正当性，以及行为人提起诉讼是以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，这两个角度进行论证。根据现有案例来看，一般来说，如果法院能够认定行为人的恶意，则原告基本可以胜诉。
进攻策略二：提起不正当竞争诉讼，打击恶意维权
商标侵权投诉本身是权利人行使权利的一种体现。但抢注人明知是他人在先使用商标，或者他人享有在先权利，而以不正当手段抢注他人商标，并以此作为权利基础对他人商品或服务进行平台投诉、行政投诉等，则会干扰其他经营者的正常经营活动，损害其合法权益，进而扰乱市场竞争秩序，该种行为构成不正当竞争侵权，可依据《反不正当竞争法》第二条予以规制。
如《面对抢注商标恶意维权的攻防策略——防守篇》所述，面对此种恶意维权，在防守策略方面，权利人可以提起确认不侵权之诉，以恢复稳定法律状态。而从进攻策略角度讲，权利人可以提起不正当竞争诉讼，要求抢注人停止侵权、消除影响、赔偿损失及合理支出。以下通过“古北水镇”不正当竞争案进行具体说明。
在“古北水镇”不正当竞争案[2]中，被告小壕公司与原告古北水镇公司同为北京密云区企业，被告明知“古北水镇”为原告企业字号，及在酒类商品上在先使用的未注册商标，但被告仍在仅成立半个月之后，便在其商标代理服务范围之外的白酒、服装等商品上抢注“古北水镇”商标，并依据其在第33类白酒等商品上注册的“古北水镇”商标向原告发送侵权警告函，要求原告停止生产、销售“古北水镇”白酒；并且向工商部门提起侵权投诉，要求查处原告“古北水镇”白酒。原告于是起诉被告构成不正当竞争。
法院认定，小壕公司在知晓其申请注册涉案“古北水镇”商标行为具有不正当性的情况下取得涉案商标的注册，其在发送侵权警告函、提起工商投诉时亦知晓其获准注册的涉案商标权利基础存在重大瑕疵，但其仍以攫取不正当商业利益、损害他人合法权益为主要目的行使涉案商标专用权，主观上具有明显的恶意，客观上使相关公众将小壕公司与“古北水镇”建立特定联系，从而扰乱正常的市场竞争秩序，古北水镇公司的合法权益将因此遭受损害，其正常经营活动会受到干扰和影响。小壕公司涉案行为已严重违反诚实信用原则，构成滥用商标的不正当竞争行为。
本案中，原告主张的涉案不正当竞争行为给其造成的经济损失包括两部分，一部分是被告恶意抢注涉案商标给其造成的损失，具体包括原告针对涉案商标提起无效宣告及行政诉讼，针对因受涉案商标阻却被驳回的商标而提起的驳回复审申请及行政诉讼所支付的相关代理费和律师费，法院认定上述属于被告恶意注册涉案商标给原告造成的损害后果，酌情予以支持。另一部分是被告利用在白酒商品上抢注的商标恶意提起侵权投诉对其商誉及正常经营所造成的损失，法院综合考虑被告的主观过错程度、涉案不正当竞争行为的性质、情节等因素酌情确定赔偿数额；此外，原告为本案支付的律师费作为合理支出，法院亦予以支持。
结合上述案例可见，针对抢注人恶意维权，权利人可以主动出击提起不正当竞争诉讼，一方面可以迫使其停止恶意维权，如，抢注人利用其商标反复进行平台投诉、工商投诉，干扰企业的正常经营活动；另一方面，权利人可以向抢注人追索其为打击抢注商标所支付的维权费用，既可弥补权利人的经济损失，又变相增加了抢注人的违法成本，对抢注人的恶意抢注行为起到震慑作用。
进攻策略三：釜底抽薪，利用商标行政程序无效/撤销抢注商标
抢注人之所以可以针对权利人进行恶意维权，包括发侵权警告函、平台投诉、工商投诉、恶意诉讼，正是基于其拥有抢注商标，是形式上的商标专用权人。因此，权利人最为有效的维权措施是“釜底抽薪”，即充分利用商标授权确权行政程序，通过无效或撤销抢注商标，使抢注人丧失权利基础。
1. 申请宣告注册商标无效
《商标法》第四十四条和第四十五条分别规定了请求国家知识产权局宣告注册商标无效的绝对理由与相对理由，其中以绝对理由请求无效宣告不受时间限制，以相对理由请求无效宣告需要在商标注册之日起五年内，但驰名商标所有人不受五年的时间限制。
在权利人遭受抢注人恶意维权时，应尽快针对抢注商标提起无效宣告申请。一方面，可以借此向平台、市场监管机关等表明权利人未侵权的立场，要求其暂缓处理投诉；另一方面，由于无效宣告及后续的行政诉讼审理周期较长，需要尽快启动争取得到有利结果，以配合权利人的其他反制措施。
以前述提及的“古北水镇”案为例，小壕公司抢注“古北水镇”商标后，向古北水镇公司发警告函、进行工商投诉，古北水镇公司迅速响应，针对小壕公司的抢注商标提起无效宣告。在工商投诉案件调查过程中，原工商机关认定，由于对涉案商标权属存在争议，工商机关决定中止案件调查。最终，在无效宣告案件中，涉案抢注商标被认定为损害古北水镇公司的在先商号权，并构成对古北水镇公司已经使用并有一定影响的“古北水镇”商标的抢注，依据《商标法》第三十二条被宣告无效，且经行政诉讼程序无效结果被予以维持。并且，在古北水镇公司提起的不正当竞争诉讼案件中，法院正是依据已生效的无效宣告裁定，认定小壕公司涉案商标的申请注册具有不正当性，进而认定其滥用商标权行为构成不正当竞争。
在权利人可选择的无效宣告理由中，关于相对理由，权利人可主张涉案商标是抢注其在先使用并有一定影响的未注册商标，或属于侵害其在先权利（如在先字号权、著作权、外观设计专利权等）的商标，或属于抢注代理人、代表人的商标，或属于基于商业合作关系抢注未注册商标，或属于抢注未注册的驰名商标等情形。关于绝对理由，权利人可以主张抢注商标涉及到《商标法》规定的其他禁止申请注册的情形，如涉及代理机构在代理服务以外的商品/服务上注册；不以使用为目的的囤积注册，以欺骗或不正当手段取得注册等。
权利人可以根据自身实际使用、经营情况、证据收集情况等，选择有利的无效理由，上述无效理由的成立，也可以在不正当竞争诉讼中，进一步佐证抢注人抢注商标进行维权具有明显的主观恶意。
2. 申请撤销注册商标
抢注人如果抢注商标是为了恶意维权，其实际使用的可能性相对较小，如抢注商标注册已满三年，且未实际使用，权利人也可以根据《商标法》第四十九条第二款规定，以涉案抢注商标连续三年不使用为由，向国家知识产权局申请撤销该注册商标。
结 论
诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则。商标抢注、恶意维权扰乱市场秩序，明显属于违反诚实信用原则的行为，当企业遇到此类行为时，不仅应积极应对恶意维权的行为，更应适时“主动出击”，攻防兼备，充分利用商标授权确权行政程序、民事诉讼程序，通过多种方式维护自己的合法权益，让违反诚实信用原则的商标抢注、恶意维权行为受到法律的惩罚。
实践中，抢注人之所以能抢注成功，往往是利用权利人未及时和全面注册商标的漏洞。为此，权利人应结合其商业需求，对核心品牌商标、系列子品牌商标、防御商标，结合现有业务以及将来可能涉及的业务，进行全面分析，全面布局注册，以避免商标被他人恶意抢注，被动应对恶意维权。
同时，抢注人在应对权利人提起的无效宣告及撤销申请时，为攫取权利人品牌商誉，有可能会继续采取补充注册的策略，继续抢注商标。在此情况下，为了保护自有品牌商标，权利人应对商标抢注行为进行监测，发现有他人抢注与其商标相同或近似的商标初审公告后，及时提起商标异议，阻止其注册。
注释：
[1] 江苏省高级人民法院 (2017)苏民终1874号
[2] 北京知识产权法院 （2021）京73民终4553号
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