从方法论的视角看专利无效宣告请求 (连载四)

2014-08-01

作者:王增鑫、闵磊

(二)巧辟蹊径,直攻要害
具有技术原创性的外国申请,通常通过《巴黎公约》和/或《专利合作条约》的途径进入其它国家,包括中国。例如前述安德鲁公司的系列专利至少进入了美国、中国、巴西、欧洲等国家/地区进行专利申请。这种情况下,在后申请必然会主张原始申请的优先权。有时,一件在后申请会主张多件在先申请的优先权,在优先权日与申请日之间便构成了时间上的空窗期。空窗期的存在,为无效请求策略的制定提供了入口。重视这一空窗期,确认并利用被请求案对优先权的误用,有助于进行证据检索和制定独特的请求策略。
根据《审查指南2010》关于优先权核实的一般原则部分[1],只要某件在先申请未涵盖在后申请所要求保护的权利要求的全部技术特征,则在后申请的该权利要求便不能主张该在先申请的优先权。这种情况下,在后申请的优先权主张尽管形式上成立,但实质上可经专利复审委员会核实后确认该优先权并不成立。优先权主张一旦被推翻,则在后申请所主张的优先权日也得不到支持,由此也将影响空窗期的实际时间跨度。
常见的错误主张优先权且导致在后申请的空窗期发生变化的情形如下:
(1)在后申请主张了单件在先申请的优先权,但在后申请所要求保护的权利要求的所有技术特征只有部分出现在其所主张的单件在先申请中,这种情况下在后申请的该权利要求所主张的优先权不成立。
(2)在后申请主张了申请日相同或不同的多件在先申请的优先权,但没有一件在先申请涵盖了在后申请所要求保护的权利要求的所有技术特征,这种情况下在后申请的该权利要求所主张的所有优先权均不成立。
(3)在后申请主张了申请日不同的多件在先申请的优先权,但有至少一件在先申请并未涵盖在后申请所要求保护的权利要求的所有技术特征,这种情况下在后申请的该权利要求所主张的该件未涵盖所有技术特征的在先申请的优先权不成立。
以上便是误用优先权的并导致在后申请的空窗期隐含先天缺陷的几种情形。无效宣告请求中,请求人可对照上述情形,利用被请求案的专利公告文本与作为其优先权基础的在先申请的专利申请文件进行比对分析,从而做出在后申请的权利要求的优先权主张是否成立的预判,以期完全消除或缩短在后申请的空窗期,扩展证据检索的时间跨度,为找到更有力的证据创造机会。
通过缩短空窗期的时间跨度,可以为证据检索范围争取到更接近被请求案的申请日的一段时间,而与被请求案申请日越接近的文献,其所揭示的技术方案(特征)与被请求案的技术方案(特征)的近似度就越高,理论上对被请求案的威胁就越大。以下请参阅京信公司与安德鲁公司系列专利纠纷案件中天线控制系统分案的案例:
【案例五】前述的京信与安德鲁系列案件中,其分案(被请求案)之一,发明名称:天线控制系统;专利号:02118420.8。该案随其母案主张两份新西兰的申请的优先权,两份申请的公告号分别为(1)NZ264864与(2)NZ272778,申请日分别为(1)1994年11月4日与(2)1995年8月15日。形式上,被请求案的优先权日可以追溯到最早的优先权日,即1994年11月4日。
请求人检索到的部分证据如下:
证据1为专利文献:WO9510862,A VARIABLE DIFFERENTIAL PHASE SHIFTER(可变差分相位移相器),公开日:1995年4月20日,与被请求案为同一申请人,但公开日落在被请求案的两项优先权的申请日之间,故需核实被请求案的优先权。
证据2为1991年发表的科技论文,公开一种蜂窝通信天线微带基站[2]。
请求人通过比对发现,被请求案最早的优先权申请中,并未包含独立权利要求中的“控制器”这一技术特征,根据《审查指南2010》关于优先权核实的相关规定[3],被请求案优先权日不能主张最早的优先权申请(1)NZ264864的申请日,而至多应被推迟至优先权申请(2)NZ272778的申请日。根据这一准确预判,请求人缩短了被请求案的空窗期,果断引入证据1,用于评价独立权利要求1的创造性。
合议组采信请求人的上述以及随附的后续主张,从而作出审查决定[4],宣告被请求案全部权利要求无效。专利权人随后启动行政诉讼程序,先后经两审终审,均败北而归。与被请求案相关的专利侵权民事诉讼自然不攻自破,京信公司在本案中完胜。
案例五显然是对缩短被请求案的空窗期的最好诠释。 “优先权原则源自1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》,目的是为了便于缔约国国民在其本国提出专利或者商标申请后向其他缔约国提出申请”[5]。然而,不合理地设置优先权、随意穿插递交内容相近的专利申请,最终可能搬起石头砸自己的脚。
[1]国家知识产权局,专利审查指南2010[M] . 北京:知识产权出版社,2010:第二部分第八章4.6.2
[2] Strickland, Microstrip Base Station for Antennas for Cellular Communications, 1991,IEEE
[3]国家知识产权局,审查指南2010[M] . 北京:知识产权出版社,2010:第二部分第八章4.6.2.2
[4]专利复审委员会,第18553号无效宣告审查决定,决定日:2012年5月31日
[5]专利优先权,百度百科,http://baike.baidu.com,引用日期:2014年2月26日