马德里商标国际注册简介

2021-01-05

作者:立方商标代理团队

企业到国外申请注册商标通常有两种途径,一种是逐一国家注册,即分别直接向各国商标主管机关申请注册;一种是根据《商标国际注册马德里协定》(以下简称“马德里协定”)或《商标国际注册马德里协定有关议定书》(以下简称“马德里议定书”)的规定,在马德里联盟成员国间所进行的商标注册,即马德里商标国际注册。

“马德里联盟”是由“马德里协定”和“马德里议定书”所适用的国家或政府间组织所组成的商标国际注册特别联盟。马德里联盟目前有107个成员,覆盖123个国家。[1]

一、马德里商标国际注册的优势

逐一国家商标注册和马德里商标国际注册两种途径均没有绝对的优劣,企业应首先明确这两种获取境外商标保护途径的优势与劣势,结合自身的实际情况进行抉择。

通过马德里体系获准商标在他国的注册保护,国际局如同申请多国商标注册申请的统一揽收窗口和文件传递中转站。因此,相比于直接向单一国家提出商标注册申请,马德里商标国际注册在程序的灵活性、审查时间长短、费用的高低等方面与逐一国家注册都有较大的区别,其主要的优劣势在于:

1、关于申请材料

通过马德里体系进行商标国际注册,申请人避免了同一商标重复申请注册的繁琐,申请人使用一种语言,填写一份申请表格,提供一套申请文件,缴纳一次费用,就可以对一个商标在一个或多个类别,申请至超过100个国家和地区。

2、关于费用

规费=基础注册费+指定缔约方规费。通常情况下,对于在海外多个国家和地区进行商标保护的申请人,马德里商标国际注册总体费用远低于逐一国家和地区申请注册商标所需费用。

3、关于领土延伸指定马德里联盟各缔约方

马德里国际注册领土延伸保护的国家和地区必须是马德里联盟成员,企业如果需要在非马德里联盟成员国获得商标保护的,只能通过单一国家注册申请。

马德里体系以商标国际注册日作为各个缔约方收到申请商标的申请日,并计算审查周期。在向原属国提交马德里商标注册申请后,如果两个月内原属国向国际局提交了注册申请,则在原属国的申请日成为国际注册日,两个月内未向国际局提交的,国际局则以其实际收到申请的日期登记该申请。国际注册日即为国际注册商标申请在国际局的登记日期,对申请人至关重要。

国际注册申请人可以在提交马德里商标注册申请时指定领土延伸保护的缔约方,也可以后期指定,即在获准国际注册后根据实际需要指定领土延伸保护的缔约方。

后期指定可以直接向国际局提交,也可以通过原属国向国际局提交。

对于大多数单一国家而言,在手续准备齐全后,通常在1-2个工作日即可以向各当局提交申请,获得申请日。由于商标马德里申请的国际注册日有较大的不确定性,因此,对于生命周期较短的商标(如:快消品等行业商标)或者存在潜在竞争对手时刻觊觎其商标财富的申请人,通过单一国家申请商标进行保护的途径更优。

4、关于审查周期

通过单一国家申请途径,尽管部分国家和地区申请注册周期更短,但整体上不如通过马德里体系注册商标更有时间保障和可预测周期,特别是对于部分非洲、南亚、拉美及加勒比地区国家,马德里体系会给申请人带来更多便利和保障。

5、关于后期维护

马德里商标获准注册后,申请人变更名称和续展都可以直接在国际局进行,不需要单独在获得保护的各个缔约方进行,维护程序便捷,维护费用低。

但是马德里体系的商标转让有限制问题,商标权转让只能在马德里体系指定缔约方内生效。受让人必须是马德里联盟缔约方的个人或企业,或者在该缔约方拥有住所,或者有工商业存在。例如申请人欲将一件马德里商标转让至一家香港公司,由于香港地区不是马德里联盟成员则将无法办理。

马德里注册的商标获准领土延伸保护后也需要按照各个缔约国的商标法进行后期维护。例如在美国、菲律宾等国家也有后期提供使用证据问题,如果没有按照要求向美国或菲律宾的主管机关提交使用证据,则会导致该商标国际注册在美国或菲律宾失效。

因此,以马德里体系还是单一国家申请途径申请注册境外商标,企业需要从商业使用、欲寻求商标注册保护的国家数量、国家类型、后续对商标的规划、经济预算等多方面综合考虑,选择更利于商标管理和维护的申请途径。

二、马德里商标国际注册的相关术语

基于马德里商标国际注册具有手续方便、覆盖国家广、节省时间和成本等特点,实践中该种途径成为企业进行商标国际注册的主要选择,但是马德里商标国际注册与商标的国内申请有较大区别,需要了解以下相关术语含义:

1、“马德里协定”:指1891年4月14日签订,1967年7月14日在斯德哥尔摩修订并于1979年9月28日修正的《商标国际注册马德里协定》。1989年10月4日在中国正式生效;

2、“议定书”:指1989年6月27日在马德里通过的《商标国际注册马德里协定有关议定书》。1995年12月1日在中国正式生效;

3、“缔约方”:指协定的任何成员国、或议定书的任何成员国或政府组织;

4、“国际注册/申请”:指依协定或依议定书或依二者的规定,通过在世界知识产权组织国际局(WIPO)的注册簿获准注册的商标,该商标已取得/已指定在缔约方领土的保护;

5、“原属国”:商标注册申请人的所在国。具体指申请人在该国具有真实有效的工商营业场所,或者具有住所,或者拥有该国的国籍。并且,该国应是马德里联盟(即《马德里协定》和《马德里协定有关议定书》)的成员国。

6、“基础申请”:指已向缔约方主管局提交并构成该商标注册国际申请基础的商标注册申请;

7、“基础注册”:指已由缔约方主管局完成并构成该商标注册国际申请基础的商标注册;

8、“领土延伸保护”是指申请人在申请商标国际注册同时,在国际注册申请书的有关栏目中指定要求给予保护的国家。领土延伸保护也可以通过后期指定。

三、马德里商标国际注册操作实务

中国为马德里协定和马德里议定书的成员国,申请人基于在中国获准注册的商标或已向中国国家知识产权局提出注册申请并被受理的商标,可以通过马德里体系向所有马德里联盟成员申请领土延伸保护,以获得该成员的商标保护,具体流程如下图所示。

1、提交申请

(1)申请资格

申请人通过马德里体系提交商标新申请需要满足如下要求:

1)提起商标国际申请的申请人系在我国设有真实有效的工业或商业营业所,或在我国境内有住所,或拥有我国国籍;

2)该商标的基础申请已向国家知识产权局提出并受理,或该商标已在国家知识产权局获准基础注册;

(2)主管机关及申请材料

国家知识产权局是国际注册申请的原属国主管机关,国际注册申请必须向国家知识产权局提交。我国受理、审查商标国际注册申请的部门为国家知识产权局商标局下设的国际注册处。

申请商标国际注册需提交如下申请材料:

1)马德里商标国际注册申请书、外文申请书(MM2表格)。指定美国的,同时提交MM18表格;

2)加盖公章或签字的申请人资格证明文件,如营业执照复印件、居住证明复印件、身份证件复印件等身份证明;

3)如果委托代理人提交申请的,应附送代理委托书。申请人只能设立一个代理人,如果指定多个代理人的,其指定文件中首先提到的代理人被视为正式授权的唯一代理人。

(3)规费缴纳

2、国际局受理、审查程序

世界知识产权组织(WIPO)国际局(以下简称“国际局”)收到国家知识产权局提交的商标国际注册申请后,对申请书式进行形式审查,主要审查申请书的填写是否符合《马德里协定》、《马德里议定书》以及《共同实施细则》的要求,尤其是商品和服务的表述是否正确,商品和服务的类别划分是否准确。此外,还要审查有关申请费用是否已缴纳。如国际局认为申请书式不符合有关规定,将会向国家知识产权局、申请人或其代理人寄送不规范通知(Irregularity Notice),要求申请人在规定的期限内进行回复

如果不规范通知要求申请人或其代理人直接回复国际局的,则申请人或其代理人应在不规范通知所规定的期限内及时将外文回复意见直接提交国际局。如果不规范通知要求申请人或其代理人通过原属局回复国际局,则申请人或其代理人应在收到不规范通知后,尽快将书面回复意见提交国家知识产权局商标局国际注册处,由国际注册处审查合格后将回复意见转交国际局。

经国际局形式审查的商标国际注册申请符合法定要求的,则国际局在国际注册簿上进行登记注册,颁发《国际注册证》并通知被指定缔约方商标主管机关审查。《国际注册证》由国际局直接寄送给国家知识产权局商标局国际注册处,再由国际注册处转寄给申请人或商标代理机构。

3、缔约方商标主管机关的审查及时限

从收到国际局的审查通知之日起,各缔约方商标主管机关即按照国内商标申请的规定对该国际注册商标进行审查,也即此时商标国际注册申请进入国家审查阶段。

马德里协定缔约方行使驳回权利的期限为12个月,马德里议定书缔约方行使驳回权利的期限可以是18个月。在收到国际局的通知后,各缔约方主管机关必须在期限内完成审查(包括形式审查和实质审查),超过期限的,无论是否进行了审查,该商标国际注册自动在该缔约方获得保护。

4、核准注册

商标国际注册申请经国家阶段的审查,无驳回事宜或驳回理由被成功克服的,则该商标将获准在该缔约方的领土延伸保护,通过国际注册的商标受到的保护与通过直接到该缔约方申请注册的商标受到的保护是一致的。

商标国际注册申请经国家阶段的审查,无驳回事宜或驳回理由被成功克服的,则该商标将获准在该缔约方的领土延伸保护,通过国际注册的商标受到的保护与通过直接到该缔约方申请注册的商标受到的保护是一致的。

5、国际注册的有效期

国际注册商标自国际注册日起10年有效,可提前6个月续展,宽展期6个月,每次续展有效期为10年。

注释:

[1] 参见WIPO世界知识产权组织网站信息 https://www.wipo.int/madrid/zh/members/

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