3月20日，北京市高级人民法院作出（2009）高行终字第124号终审判决，我所代理的名称为“苦碟子注射液及其制备方法”，专利号为01114136.0的发明专利（以下称涉案专利）无效行政案件获得终审胜诉。

2006年12月29日，我所代表沈阳双鼎制药有限公司（以下称双鼎公司）向专利复审委员会提出涉案专利无效宣告请求。经过审理，专利复审委员会于2007年9月26日作出第10530号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利权利要求1-4无效，在权利要求5-8的基础上维持涉案专利有效。

双鼎公司不服上述审查决定，起诉到北京市第一中级人民法院。北京市一中院经过审理，作出了（2008）一中行初字第211号判决（以下称一审判决），判决主文如下：一、撤销专利复审委员会第10530号决定中“在权利要求5-8的基础上维持该发明专利有效”的部分；二、专利复审委员会重新就本专利的权利要求5-8作出无效宣告请求审查决定。

专利复审委员会和涉案专利的专利权人华玉强均不服一审判决，上诉到北京市高级人民法院。北京市高院经过审理，于2009年3月20日作出（2009）高行终字第124号终审判决，判决驳回上诉，维持原判。

律师点评：

涉案专利的权利要求5-8要求保护一种苦碟子注射液的制备方法，其中包括以下过滤步骤：先用截流分子量为5万的中空纤维过滤药液，再用截流分子量为1万的中空纤维过滤药液，每一步过滤操作之后，均取过滤液。

对比文件公开了一种伸筋草注射液的制备方法，先用截流分子量大的过滤膜过滤药液，取过滤液，再用截流分子量小的过滤膜过滤药液，弃掉过滤液，取未滤过的部分，所用过滤膜的截流分子量均在5万以下。

专利复审委员会认为，对比文件的两次超率是分别去除大于第一次截流分子量的大分子杂质和小于第二次截流分子量的小分子杂质，其与涉案专利的两次过滤均是除去大分子杂质，而最终保留小分子量的有效成分的作用方式不同，对比文件也没有给出如何将两步过滤法应用于本发明的技术启示，因此，涉案专利相对于对比文件具有创造性。

北京市一中院和北京市高院认为，由于对比文件和本专利同样涉及中草药提取液的过滤除杂，本领域技术人员已知苦碟子提取液的有效成分分子量小，在对比文件应用两次过滤的基础上，本领域技术人员根据苦碟子提取液有效成分分子量小的特点，选取合适的过滤膜进行两次过滤除去大分子量杂质与对比文件的两次过滤方法不存在本质区别，过滤除杂能够在去除杂质的同时不吸附有效成分是过滤方法所具有的性质，本领域技术人员在对比文件的基础上可以对其公开的两次过滤方法进行简单调整获得本专利的过滤方法。专利复审委员会以两次过滤作用方式不同得出不存在技术启示的结论不能令人信服，不予支持。

根据审查指南的规定，创造性的判断通常可以按照以下步骤进行：

(1) 确定最接近的现有技术

(2) 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

(3) 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

但是很多专利创造性的判断不能机械适用上述三步法，例如大量存在的组合发明、选择发明、转用发明等。在对这些专利的创造性进行判断时，应当更加强调意料不到的技术效果，而不应当再简单适用三步法进行判断。

该案中，专利复审委员会机械地适用了创造性判断的三步法，得出了错误的结论。实际上，涉案发明与对比文件相比，属于一项选择发明。

对比文件已经公开了两步过滤法，并公开了可以选择两种截流分子量均在5万以下的滤膜。涉案专利只是在上述范围内进行了更具体的选择，即分别选择截流分子量为5万的过滤材料和截流分子量为1万的过滤材料。这种发明显然符合审查指南第二部分第四章第4.3节关于选择发明的定义。至于在过滤操作之后，究竟取滤过部分，还是未滤过部分，技术人员完全可以根据需要选择，这种选择本身没有什么创造性可言。

根据审查指南第二部分第四章第4.3节的内容，在判断选择发明的创造性时，选择带来的意料不到的技术效果是考虑的主要因素。由于涉案专利并没有产生意料不到的技术效果，因此该专利相对于对比文件不具有创造性。

（文 刘永全 北京立方律师事务所合伙人）