前言
《商标法》第四十四条第一款规定:“已经注册的商标,……是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”
根据该条规定,“以欺骗手段或者其他不正当手段”注册商标,可以由国家知识产权局(以下简称“国知局”)主动宣告无效,也可以由任何主体请求国知局宣告无效,属于损害公共利益的绝对条款。
那么实践中,争议商标的注册属于哪些情形时,属于违背了该绝对条款呢?带着这一问题,下面将结合相关法律规定和近期法院的案例进行分析。
一、以欺骗手段取得商标注册的认定
(一)相关法律依据
1、《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》
17.1【“欺骗手段”的认定】
同时具备下列情形的,可以认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以欺骗手段取得注册”:
(1)诉争商标申请人存在使商标行政机关因受到欺骗而陷入错误认知的主观意愿;
(2)诉争商标申请人存在以弄虚作假的手段从商标行政机关取得商标注册的行为;
(3)商标行政机关陷入错误认识而作出的行政行为系基于诉争商标申请人的行为所产生,二者之间具有直接的因果关系。
2、《商标审查及审理标准》
2.1以欺骗手段取得商标注册的行为,包括:(1)伪造申请书件签章的行为;(2)伪造、涂改申请人的身份证明文件的行为,包括使用虚假的身份证、营业执照等身份证明文件,或者涂改身份证、营业执照等身份证明文件上重要登记事项等行为;(3)伪造其他证明文件的行为。
由上可知,《审理指南》从商标申请人的主观欺骗意愿、客观虚假行为、导致商标行政行为的直接因果关系的角度整体进行了审理指引。而《商标审查及审理标准》则主要聚焦在商标申请人的哪些行为构成“欺骗手段”,更具象化。
(二)典型案例
诉争商标因申请人提交虚假营业执照而被宣告无效-(2020)京行终3802号
【案情】
诉争商标“金太阳教育”由原告张品金于2017年12月6日核准注册在第41类辅导(培训)等服务上,张品金申请诉争商标时提交的个体工商户营业执照中显示“临沂市兰山区博深教育咨询服务部” (以下简称“博深教育”)经营者为张品金。第三人金太阳公司于2018年5月11日对诉争商标提出无效宣告请求,并向国知局提交了金太阳公司企业概况、“金太阳教育”使用证据以及“博深教育”的国家企业信用信息公示系统页面打印件,该打印件显示,博深教育经营者为胡跃杰,并非张品金,企业状态为“注销企业”。张品金明确认可其与博深教育并无任何关联,不存在变更经营者的情形,并表示诉争商标的申请注册是委托商标注册代理公司办理,符合法定程序。
【法院认定】
张品金申请注册诉争商标时提供的相关材料与实际情况不符,存在提供虚假材料欺骗商标行政机关的行为。虽然张品金委托商标代理机构办理诉争商标的注册申请,但商标代理机构的相关代理行为来源于张品金的委托且代表了张品金,张品金对商标申请注册提交的材料理应知晓。此外,商标一旦获准注册,商标专用权亦由张品金享有。因此,张品金应对商标代理机构提供虚假材料欺骗商标行政机关的行为承担相应的法律后果。原国家工商行政管理总局商标局对诉争商标予以核准注册系基于张品金提供的包括虚假个体工商户营业执照在内的相关材料而作出的,与张品金申请注册时的主观意愿和客观行为存在直接因果关系。因此,诉争商标的注册属于“以欺骗手段取得注册”的情形。
【律师评述】
本案,法院认为原告提交的个体工商户营业执照为虚假文件,构成 “以欺骗手段取得注册”情形。虽然原告主张是商标代理机构的行为,其不知情。但商标代理机构受原告的委托代为办理商标申请注册,商标代理机构的行为即为原告本人的行为,原告不知情的主张不会被法院所支持。
二、以其他不正当手段取得商标注册的认定
(一)相关法律依据
1、《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》
17.2 【“其他不正当手段”的认定】
“其他不正当手段”是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益,以使诉争商标获准注册的行为,包括诉争商标申请人釆取大批量、规模性抢注他人具有一定知名度的商标等手段的行为。
17.3【“其他不正当手段”具体情形的认定】
具有下列情形之一的,可以认定属于“以其他不正当手段取得注册”:
(1)诉争商标申请人申请注册多件商标,且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似,既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的,也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的;
(2)诉争商标申请人申请注册多件商标,且与他人企业名称、社会组织名称、有一定影响商品的名称、包装、装潢等商业标识构成相同或者近似标志的;
(3)诉争商标申请人具有兜售商标,或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等行为的。
2、《商标审查及审理标准》
2.2.1下列情形属于“以其他不正当手段取得注册”:(1)系争商标申请人申请注册多件商标,且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的;(2)系争商标申请人申请注册多件商标,且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的;(3)系争商标申请人申请注册大量商标,且明显缺乏真实使用意图的;(4)其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。
2.2.2系争商标获准注册后,系争商标申请人既无实际使用行为,也无准备使用行为,仅具有出于牟取不正当利益的目的,积极向他人兜售商标、胁迫他人与其进行贸易合作、或者向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金等行为的,可以判定为明显缺乏真实使用意图。
综合上述法律规定,“以其他不正当手段取得注册”的行为一般会要求商标申请注册人有抢注多件他人知名或有一定影响标识的行为,具有“傍名牌”或“牟取不正当利益,索要高额转让费”的主观恶意。
(二)典型案例
诉争商标因申请人故意抄袭他人知名品牌而被宣告无效-(2020)京73行初14349号
【案情】
诉争商标“PFEIFFER VACUUM”由第三人锦利真空泵公司核准注册在第4类润滑油等商品上。原告普发真空(英文商号“PFEIFFER VACUUM”)对诉争商标提起无效宣告,认为诉争商标侵害了原告的在先企业名称权、构成以不正当手段抢先注册原告在先使用并有一定影响的商标、抢注其他国际知名品牌缺乏真实使用商标意图等。原告普发真空在行政阶段和诉讼阶段均提交了大量的证据证明“PFEIFFER VACUUM”作为原告字号、商标的使用情况和第三人抄袭知名国际品牌的情形。
【法院认定】
根据本案原告在诉讼阶段新提交的证据,可以证实第三人除诉争商标外,还申请注册了十余件其他商标,其中多件商标与国外知名真空泵公司字号相同,如德国普旭“Busch”、日本爱发科“Ulvac”、英国爱德华“ EDWARD ”、美国安捷伦“Agilent”等。第三人为真空行业从业者,对业界知名品牌应当知悉,其仍未进行合理避让,此行为难以解释为偶然为之或纯属巧合。第三人不仅具有明显的复制、摹仿及抄袭他人知名品牌的故意,而且其行为扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场秩序,违反了公序良俗原则,诉争商标的申请注册属于第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。
【律师评述】
由前述法条可知,认定系争商标构成“以其他不正当手段取得注册”的情形时,一般要求商标注册人抢注了他人多件知名商标或标识。本案诉争商标注册人名下抄袭摹仿他人知名商标的数量是十余件,并不是很多,因此本案重点强调了诉争商标注册人的恶意情形。首先,第三人是真空泵公司,其作为真空行业从业者,对国外知名真空泵公司应该是明知的,其非但不予以合理避让,还抄袭摹仿国外知名真空泵公司的字号,可见其恶意。其次,除本案诉争商标外,第三人还在其他类别申请注册多件“PFEIFFER VACUUM”商标,原告在行政、诉讼阶段均提交了大量证据,证明“PFEIFFER VACUUM”标识作为原告商标、字号的使用情况,证明“PFEIFFER VACUUM”标识的知名度及第三人的恶意。最终法院支持了原告的主张。
总结
综合上述法条和案例,“以欺骗手段”抢注商标的认定,重点在于证明系争商标注册人提交了“虚假的身份证明文件”;而“其他不正当手段”抢注商标的认定,重点在于证明系争商标注册人抢注了多件他人知名或有一定影响的标识,具有“傍名牌”或“牟取不正当利益,索要高额转让费”的主观恶意。
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