摘要:中国建筑股份有限公司认为,中建环球投资控股有限公司等系列关联公司使用与中建股份“中建”商标近似或相同标识和文字的行为,严重侵犯其合法权益并造成了巨大损失,故委托立方启动维权诉讼。立方律师团队接受委托后,深入分析案情,根据被告情况指定有效诉讼方案,最终帮助中建股份取得系列案件全面胜诉结果,认定两枚“中建”商标分别在不同的时间节点之前,已经是未注册驰名商标及已注册驰名商标,各被告构成侵权,判令被告停止使用其侵权企业名称并变更,停止商标侵权及虚假宣传行为,并登报消除影响,系列案件判令各被告赔偿中建股份经济损失及合理费用总计超900万元。
案情概述:
中国建筑股份有限公司( 简称“中建股份”)是全球规模最大的建筑集团之一。中建股份是 “中建”商标的权利人,其 “中建”品牌在建筑行业内具有极高的知名度,品牌历史最早可追溯至1960年。
然而中建股份发现,自2015年以来,中建环球投资控股有限公司、中建环球建设集团有限公司等系列关联公司恶意注册使用包含“中建”的企业名称,从事房屋建筑工程总承包与施工、投资等业务,并在其施工现场、官方网站上使用与中建股份 “中建”等商标相同或近似的标识和文字。
中建股份认为,前述公司的上述行为严重侵犯其合法权益,造成了巨大的损失,故委托本所启动维权诉讼。本所接受委托后,深入分析案情,设计诉讼方案,分别以“”注册驰名商标和“”未注册驰名商标(被告成立之时该商标尚未获准注册)为权利基础,对各被告提起侵权民事诉讼。案件历经北京知产法院一审、北京高院二审,部分历经最高院再审等程序,立方团队最终帮助中建股份取得全面胜诉结果,成功认定两枚商标在不同时间节点之前为注册驰名商标和未注册驰名商标,并认定各被告构成侵权,判令被告停止使用其企业名称并变更名称,且变更后企业名称不得含有“中建”,登报声明以消除影响,各项案件赔偿中建股份经济损失及合理费用总计超900万元。
律师评析:
本案的难点之一,在于认定中建为未注册驰名商标。由于被告之一在2006年之时已成立,在案件发生之时已经在第37类服务上注册“”商标。而中建股份的“”商标尚未注册,被告所从事的经营范围与中建股份未注册商标实际使用的服务相同或类似,有认定“”商标为注册驰名商标的必要性。
而在2006年之时,“”商标虽尚未在第37类建筑服务上注册,“”商标已在第37类建筑服务上注册,而被告所从事的业务范围既包括与建筑相关服务,也包括与建筑服务不相类似的投资等服务。
本所根据不同权利基础及各被告的侵权行为,经过详细地论证、分析、评估,最终拟定针对其中两个主要目标公司分别援引两枚“中建”商标分别提起诉讼的方案,分别成功实现了对“中建”两名驰名商标的认定(不同案件中分别认定“”为已注册驰名商标、“”为未注册驰名商标),又实现了对被告侵权行为的全面有效阻止,并且获得了高额赔偿,切实有效的维护了中建股份公司的合法权益。
为证明原告“中建”商标的知名度,本所指导、协助中建股份及下属企业搜集整理了大量关于“中建”商标历史沿革、品牌使用管理规范、施工现场实际使用照片、媒体报道等的证据资料。由于需要证明在2006年之前,“中建”商标驰名,对于原告方而言需搜集“中建”在十多年前的使用证据,且“中建”既是原告的商标也是其字号,兼具商标和字号的功能,大部分实际使用也兼具商标和字号的表现形式,因此在证据搜集及证明商标性使用上有较大的难度,也是被告方所着重攻击的地方。被告在本案审理过程中抗辩称,原告未对“”商标进行商标性使用,而是作为字号使用。对此,法院认为中建股份对“中建”的使用同时具有企业名称和商标意义上使用的双重特征。当企业名称尤其是企业字号和商标存在重合时,实践中往往难以区分哪一部分属于企业名称意义上的使用,哪一部分属于商标意义上的使用。企业字号和商标均能实现识别商品来源的作用,二者所承载的商誉互为补强。故机械地区分企业名称意义上的使用或者商标意义上的使用是有失偏颇的。因此,法院认定, “中建”的使用类型应进行综合判断,最终认可了中建提交的大部分使用证据。
本案的另一难点在于服务商标侵权案件的赔偿额认定。与商品商标侵权案件不同,服务商标侵权案件中,原告因侵权行为的损失、被告侵权获利的证明难度均远远难于商品商标维权案件。为提高赔偿数额,本所从多个维度举证并向向法院充分说明被告的主观恶意极其明显、侵权时间长、所涉项目多、经营规模庞大、建筑施工企业品牌的重要性等。最终,法院认为,在适用《商标法》确定赔偿数额时,应当考虑涉案商标知名度、所涉服务特殊性、侵权行为的性质、范围等综合因素。最终法院综合考虑涉案商标的驰名程度,商标承载着施工企业的声誉,对相关公众的选择具有较大影响,被告在成立之时即已明知涉案商标的存在,侵权持续时间较长,侵权恶意明显等,据此部分案件全额支持了中建股份主张的赔偿数额。
在本系列案件中,法院对于企业名称与注册商标或未注册驰名商标之间发生权利冲突时如何处理、驰名商标认定的必要性问题、驰名商标的保护范围、商标的规范使用、商标性使用与企业字号使用的重合等进行了详细地论述分析,对于类似案件的处理,非常具有借鉴意义。
其中,中建股份诉中建环球投资控股有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案判决【一审案号:(2016)京73民初429号】,亦被评为2019年北京法院优秀裁判文书。
提示及建议:
结合上述案件,对企业在名称、标识的使用及品牌保护方面,提出如下提示及建议:
1、企业在经营时应当规范自身的行为,对他人的驰名商标进行合理避让,不要因为商标核准注册的商品服务类别与自己的经营范围不同而认为没有违法侵权的风险。
2、企业应当注意自身的商标战略,对于自己正在使用,知名度、美誉度较高的商标尽快注册,因为只有注册后才能获得全方位的保护,未注册的驰名商标只能禁止他人在相同或相似类别上的使用。同时,企业应加强商标注册的布局,在不相类似的商品上注册防御商标,以防止他人抢注、搭便车,并积极关注市场可能存在的侵害商标权行为,向有关部门进行举报或起诉,防止驰名商标被淡化,维护自身合法权益。
3、企业获得商标注册后,应规范使用注册商标。实际使用的标识与注册商标不一致,存在拆分、组合的情形,有可能构成与他人在先注册商标、字号或其他商业标记相近似,落入他人在先权利的保护范围,存在被诉侵权的风险。因此,企业应确保严格按照注册商标的图样使用商标,不改变注册商标的显著特征。此外,如显著特征改变则还可能被视为未实际使用注册商标,一方面存在注册商标被撤销的风险,一方面导致维权的时候无法提供实际使用注册商标的证据、无法证明知名度。
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