前言

在（2016）最高法行再38号判决书（“徽皖酒王”案）中，最高院曾指出：现行商标法的法条及理论均没有“基础商标”的概念。所谓的“基础商标延伸理论”不能取代“整体判断商标标识、审查混淆可能性”这一近似性判断的基本原则。
 
在（2017）最高法行申3297号裁定书中（蜘蛛王案），最高院指出：市场主体在经营过程中积累的商誉，可以一定方式在不同的商誉载体上进行转移、延续，商誉的载体包括市场主体的字号、商标、产品的包装装潢等可以区分商品或服务来源的标识。但是，市场主体以转移、延续商誉为目的的市场经营活动，并不因其目的上的正当性而当然具有结果上的合法性，仍然应当符合法律相关规定。无论其以原注册商标为载体是否已积累了一定的商誉，也无论新商标与原注册商标指定使用的商品类别以及所使用的标识具有何种联系，都应当向商标行政主管部门提出注册申请，由商标行政主管部门依法进行审核。关于商标的延续，商标法规定了注册商标的续展，除此之外，未规定其他形式的商标延续。
 
尽管最高院在上述案例中指出现行商标法没有基础商标延伸的相关规定，实践中商标合理延伸仍在很多案件中被当事人主张，并被国家知识产权局、法院所认可。
 
在第9501078号商标无效宣告案中，国家知识产权、北京知识产权法院、北京高院均认为争议商标是对基础商标的合理延伸，维持了争议商标的注册。本所代理无效宣告申请人向最高人民法院申请再审后，最高院予以提审并推翻了原审判决、被诉裁定，认为商标合理延伸注册缺乏法律依据。案件基本情况如下。
  

案情简介

广东好太太科技集团股份有限公司（下称“好太太公司”）拥有第1407896号商标“ ”（申请日：1999年3月15日，注册日：2000年6月14日），该商标自1999年2月开始使用在“晾衣架”等商品上，在2000年《还珠格格》在全国热播之际，好太太公司聘请林心如做代言，在中央电视台、广东电视台等媒体进行大量广告宣传，使得该商标在2003年之前已具有极高知名度。
 
第三人佛山市凯达能企业管理咨询有限公司（下称“凯达能公司”）在“抽油烟机”商品上注册有第3563073号“ ”商标（申请日：2003年5月21日），2012年第三人取得行政机关认驰批复，认定该商标为驰名商标，但在取得该认驰批复的过程中，第三人法定代表人曾贿赂国家机关工作人员并因此获罪。
 
第三人的关联公司中山市好太太电器有限公司，在2003年在企业名称中使用“好太太”、在抽油烟机商品上使用“好太太”，被宁波中院、浙江高院、最高院认定侵害好太太公司驰名商标权。
2011年，第三人在“餐具柜”等商品上申请注册第9501078号“ ”商标。好太太公司对该商标提起无效宣告，国家知识产权局认为第1407896号引证商标与第3563073号商标均具有较高知名度，争议商标指定的“餐具柜”等商品与第3563073号商标指定的“抽油烟机”等商品关联性更强，争议商标是对第3563073号“ ”商标的合理延伸，未构成对第1407896号驰名商标的复制、摹仿，没有支持好太太公司的无效请求。好太太公司不服提起诉讼，但一审及二审法院均在考虑第三人第3563073号“ ”商标的注册及知名度的情况下，认定争议商标与好太太公司在先商标不构成近似、不会混淆，驳回了好太太公司的请求。
 
好太太公司委托本所申请再审，本所在接受委托后，详细梳理了好太太公司与第三人及其关联方之间自2003年起历年的纠纷，梳理双方各自使用“好太太”的时间线、历史沿革，调研大量案例，从“对方重复侵权，具有明显的主观恶意；在恶意的基础上建立的知名度不应给予保护；第三人第3563073号商标的存在及取得所谓商誉的情况不能否定或排除‘整体判断商标标识、审查混淆可能性标准’标准”等多个角度说明争议商标应予宣告无效。
 
2021年11月，最高院作出提审裁定，2022年6月最高院作出判决，撤销了原审判决及裁定。在该案中，最高院认为：诉争商标能否注册应当依据商标法的有关规定进行判断，被诉裁定认定诉争商标是凯达能公司在先商标权利的合理延伸注册，此认定没有法律依据。原审判决将第3563073号商标作为诉争商标注册的关联关系，并作为诉争商标注册的因素考虑亦缺乏法律依据，原审判决考虑第3563073号商标的有关认定不当，缺乏法律依据。 
 

案例评析

再审申请人好太太公司与第三人凯达能公司的纠纷由来已久，提到“好太太”品牌，有消费者可能会同时联想到“晾衣架”和“抽油烟机”两类商品，而事实上，“好太太”商标最早使用在“晾衣架”商品上，是由再审申请人好太太公司的关联方最早推出的品牌，而第三人的关联方在2003年开始在“抽油烟机”产品上使用“好太太”，被判侵权后，变换主体，持续单独使用“好太太”或将“好太太”与“Haotaitai”组合使用， 2022年其使用行为再次被法院认定构成侵权。
 
而在上述案件中，国家知识产权局及原审法院均认为争议商标是对第3563073号“ ”商标的合理延伸。
 
本所代理好太太公司申请再审，进行了大量的案例调研，首先说明原审裁决关于商标合理延伸的认定缺乏法律依据，合理延伸不能取代“整体判断商标标识、审查混淆可能性”这一近似性判断的基本原则，原审裁决的裁判意见与在先类似案件的裁判意见相左，不符合同案同判原则。其次，从具体案件情况考虑，说明合理延伸即便适用也应当满足一定条件，并逐一论证需满足的几项条件，首要条件之一是符合诚信原则，而第三人第3563073号商标的知名度建立在与“好太太”组合使用的侵权行为基础上，不具有合法性，违反诚信原则，明显不符合合理延伸的条件。最终，最高院采纳了我们的意见，认为原审裁决关于商标合理延伸的有关认定缺乏法律依据，并结合第三人曾使用含有“好太太”文字的企业名称被工商行政机关责令更名等情况，认定诉争商标构成对好太太公司驰名商标的复制、摹仿。

 
典型意义
 
“商标合理延伸”在现行商标法中并无明确的法律依据。北京高院在2014年发布的《关于商标授权确权行政案件的审理指南》（已失效，下称“2014年指南”）第8条中，曾经对商标延续性注册进行了规定：“商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的，基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续。”
 
然而，北京高院在2019年发布的新《关于商标授权确权行政案件的审理指南》（下称“2019年指南”）中已经删除了上述2014年指南第8条规定。之所以不再保留该条规定，笔者认为，应是因为该条款所规定的内容、可能适用的场景，完全可以用混淆可能性的判断标准解决。结合该条规定所在的段落、上下文来看，该条规定也仅仅是明确基础注册商标的商业信誉可以延续，是混淆误认判断时可考虑的一个情形，但争议商标能否最终注册，仍应当回到审查混淆可能性这一基本原则上进行判断。但实践中，不乏当事人根据该条规定，主张商标延续性注册，并获支持的案例。笔者推测，可能是为避免“延续性”注册概念的滥用，2019年指南删除了该条规定。
 
但是，笔者亦注意到，商标延续注册这一说法没有彻底删除。2019年指南在第15.1条对商标法第三十条、三十一条的适用作出指导性规定时，仍保留了“商标延续性注册”的说法，即【商标延续注册的限制】这一规定：
 
“第15.1条 诉争商标申请人的在先商标注册后、诉争商标申请前，他人在相同或者类似商品上注册与诉争商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，诉争商标申请人不能证明该在先商标已经使用或者经使用产生知名度、相关公众不易发生混淆的情况下，诉争商标申请人据此主张该商标应予核准注册的，可以不予支持”。
 
笔者认为，从删除2014年指南第8条规定内容看，上述2019年指南15.1条关于“商标延续注册的限制”的说法亦应一并删除。这是因为限制的前提是承认“商标延续注册”，但正如上文分析的，从2014年指南第8条来看，基础注册商标的商誉可以延续，但商标延续注册并不是必然的。“商标延续注册的限制”这一说法，仍然可能会被误解及滥用，以至于商标申请人以为只要有在先基础注册商标，且在先基础注册商标有知名度，在后商标申请就当然可以延续注册，除非在先基础注册商标没有使用或没有知名度（即所谓“商标延续注册的限制”）。但是，正如上文分析的，事实上并非如此，国家知识产权局和法院仍然需要审查与其他在先商标的混淆可能性。
 
综上，商标申请人希望以“商标合理延伸”或“延续性注册”作为理由，将在先基础商标作为权利基础，从而获得商标延伸或延续注册，笔者认为均缺乏明确的法律依据。在出现近似商标争议时，仍应当以审查混淆可能性为原则，予以解决。如果随意允许“商标合理延伸”、“商标延续性注册”，必将冲击申请在先、诚实信用等《商标法》基本原则与规定，冲击通过商标无效宣告程序、异议程序等解决争议的制度架构。在上述案件中，最高院再次在提审判决中明确指出“商标合理延伸注册”缺乏法律依据，对于后续类似案件的处理具有一定指导意义。

特别声明

本文仅供参考，不构成律师的正式意见，不应被看作是采取任何法律行动或进行法律决策的依据。文中所述仅代表作者个人观点，并不反映作者所服务的任何机构或客户的立场。