不论是中国企业还是国外企业，随着企业的壮大和创新能力的提升，在中国境内和/或境外设立研发中心已经较为普遍，这意味着这些企业所产生的发明创造可能完全是在中国境内完成的，也可能一部分是在中国境内完成并且另一部分是在中国境外完成的，也可能完全是在境外完成的。出于国家安全和国家利益，各国普遍采用保密审查制度对向国外申请专利施加一定的限制，我国自然也不例外。

我国现行《专利法》第十九条中规定了因违反保密审查条款而向国外申请发明或者实用新型专利后又在中国申请专利的，不授予专利权，并将其作为专利无效宣告理由之一[1]。近年来，以该无效理由向国家知识产权局提交专利权无效宣告请求的案例存在增加的趋势，但由于该无效理由的举证、审判标准等在《专利法》及其实施细则以及《专利审查指南》中均未作出明确规定，导致实践中无论是专利权人还是无效宣告请求人，对于何种情况下可以认定特定专利违反了保密审查条款的规定均不太清晰。

本文从实践中的多起案例出发，简析了保密审查条款在专利无效程序中的适用。

一、我国有关保密审查条款的立法安排

1.立法沿革

1984年制定《专利法》时，本条规定：“中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利时，应当首先向专利局申请专利，并经国务院有关主管部门同意后，委托国务院指定的专利代理机构办理”，但对于违反该条款后果，未作出规定。

1992年修改《专利法》时，未对上述规定进行修改。

2000年修改《专利法》时仅对本条规定进行了细微调整，实质性内容未发生变化。

2008年修改《专利法》时，将本条规定修改为：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。……对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。”

同时，在2010年修正的《专利法实施细则》第六十五第中明确地将该条款列为无效条款。

前述修订相对于1992年和2000年《专利法》的相应规定，明显的区别在于：

第一，扩大了主体范围，将“中国单位或者个人”修改为“任何单位或者个人”；

第二，明确了专利类型，即，将在向外国申请专利前需要先行申请保密审查的专利类型限定为发明专利申请或者实用新型专利申请，外观设计专利申请不需要进行保密审查；

第三，明确了违反该条款的后果，即从专利法意义上讲，如果违反该保密审查的规定，在中国申请专利，则不授予专利权，已经授予专利权的，应当被宣告无效。

2020年的《专利法》将2008年《专利法》第二十条修改为第十九条，内容沿用至今。

关于何为“在中国完成的发明或实用新型”，2010年《专利法实施细则》第八条第一款规定：“专利法第二十条所称在中国完成的发明或者实用新型，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。”。

2.立法目的

例如，第55479号无效决定认为，“专利法第20条第1款是关于向外国申请专利需保密审查的规定。对专利申请保密审查的目的在于，专利权的获得是以将技术方案公开作为条件的，如果申请专利的技术方案中含有涉及国家安全或重大利益的内容，一旦专利申请被公开导致上述内容泄露，则会造成国家安全或重大利益的损失。专利法第4条规定，申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的，按照国家有关规定办理。上述规定针对的是在国内提出的专利申请，而将在国内完成的技术向外国申请专利，同样可能因技术方案中涉及保密的内容而需要进行保密审查，因此专利法第20条第1款规定，在将中国完成的发明或实用新型向外国申请专利的要先进行保密审查，就是为了防止可能涉及保密内容的技术方案被泄露”。

第35901号无效决定也认为，“专利法第20条第1款的目的在于维护国家安全或重大利益，防止需要保密的发明创造因向外国申请专利而被公开”。

因此，保密审查是每一项在中国完成的发明或者实用新型向国外提交专利申请之前的必经程序，其目的在于维护国家安全或重大利益，防止需要保密的发明创造因向外国申请专利而被公开。

二、以违反保密审查条款作为专利无效理由的主要焦点与难点

对于保密审查条款在无效程序中的适用，主要争议焦点与难点在于：

第一，何为技术方案的实质性内容；

第二，技术方案的实质性内容是否在中国作出；

第三，由中国发明人和外国发明人共同完成的发明创造作出地如何认定；和

第四，请求人和专利权人的举证责任分配问题。

1.关于何为“技术方案的实质性内容”

关于何为技术方案的实质性内容，专利法及专利法实施细则均没有明确规定。国家知识产权局条法司原司长尹新天在《中国专利法详解》中提到：

“何谓‘实质性内容’，……从独立权利要求内容的角度进行判断。《专利法实施细则》第二十一条第一款规定：

第二十一条发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规定撰写：

(一)前序部分：写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征；

(二)特征部分：使用‘其特征是……’或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。

《专利法实施细则》第八条第一款所述‘实质性内容’是指发明人创造出的最接近现有技术不曾披露的内容，因此应当与独立权利要求特征部分记载的内容相对应。” [2]

同时，国家知识产权局任晓兰等审查员在评述如何理解“技术方案的实质性内容”时也提到：“对于何为技术方案的实质性内容，要从发明创造的内容和申请文件的技术方案角度进行判断，一方面，所述实质性内容应当体现在诉争权利要求中，尤其是独立权利要求中，另一方面，所述实质性内容原则上应当属于现有技术中未曾披露过的内容。” [3]

对此，笔者认为，对于发明和实用新型的实质性内容，参考《专利法实施细则》第二十一条之规定，应当是指使得该发明和实用新型相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术内容，其体现了发明人相对于现有技术所做出的贡献或改进点。正是这些对现有技术的贡献或改进，使得涉案专利具备新颖性、创造性而能够获得专利授权。

一方面，可以从权利要求书、说明书背景技术部分及发明内容或实用新型内容部分确定涉案专利的发明目的、体现发明人技术贡献的技术特征以及所获得的技术效果；

另一方面，对于发明专利而言，还可以参考实质审查过程文档，从审查意见以及专利权人申请时的答复意见、权利要求修改等处得出发明相对于现有技术的改进点。而对于实用新型而言，则可以从专利权评价报告中大体得出实用新型相对于现有技术的改进点。

总的来说，笔者认为，应该基于独立权利要求所记载的方案，结合专利文件及其他相关文件来确认“技术方案的实质性内容”。

2.关于如何确定技术方案的实质性内容是在中国境内完成的

在以保密审查条款作为无效理由的案件中，请求人通常以向外申请的著录项目中的发明人为中国人、发明人或专利权人住所地为中国进而认为发明创造在中国作出，从而以专利未申请保密审查为由请求宣告专利权无效。然而，国家知识产权局的在先无效决定认为，仅仅依据在先申请的著录项目显示的发明人为中国人、发明人或专利权人住所地为中国不能证明发明创造在中国作出。

例如，第37451号无效决定认为，“根据本专利优先权文件2-3的上述著录项目信息，仅可确认这两个美国发明申请在其向美国提出发明专利申请时所登记的受让人地址和发明人地址，受让人地址仅表明受让人的住所，发明人地址仅表明发明人的住所，但是仅通过申请人和发明人的这两个地址无法证明这两个美国专利申请的技术方案的实质性内容在中国境内完成，并且目前没有证据证明这两个美国发明专利申请的技术方案的实质性内容在中国境内完成，因此请求人的主张不能成立”。

第31927号无效决定认为，“本专利的专利权人为台胞，虽然请求人提交的附件5以及附件4中所显示发明人也就是专利权人的地址在中国广东省东莞市，但这些证据还不足以证明本专利是在中国完成的，因此请求人的主张不能成立”。

第36667和36591号无效决定均认为，“仅根据申请人或发明人的国籍并不能确定其所作出的技术方案的实质性内容是在中国境内完成的，发明人的国籍与发明的实际完成地并不必然相同”。

第565112号无效决定认为，“请求人通过居住城市确定三位中国发明人的工作地点在中国，但居住城市与工作地点并不一定相同，且还有两位发明人的居住地为美国，因而仅凭五位发明人中的三位中国发明人的居住地无法直接确定其发明的完成地为中国”。

另外，在“2022年十大无效典型案例”之一——“一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱”无效案（第55586号无效案件）中，虽然合议组最终确认涉案专利的发明创造是在国内完成的，但是前提是请求人提供了大量证据来相互印证涉案专利的发明创造在国内完成具有高度盖然性，而不是仅仅依据在先申请的著录项目中发明人为中国人、专利权人和发明人住所地在中国来作出认定。

关于这一点，第55586号无效案件的合议组任晓兰等审查员等在评述该案件时认为，“对于如何表明所述实质性内容在中国境内完成，一方面，可以参照2010年专利法实施细则第十三条的规定，从发明人的角度进行判断，因为专利法所称的发明人是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人；另一方面，可能需要考虑申请人（如果申请人系企业的话）在国外是否有研发机构，有无证据表明发明人是在处于国外的研发机构完成发明创造的。”[4]

对此，笔者认为，鉴于交通的便利、国际交流的广泛以及企业主体研发机构的分散性等，对于如何确定技术方案的实质性内容是在中国境内完成，作为专利权人的企业或个人在国外是否有研发机构、有无证据表明发明人在申请专利前存在国外工作的经历且是否涉及涉案专利的相关技术内容等均是重要的考量因素。只有在请求人提交的证据能够相互印证、证明涉案专利的发明创造在国内完成具有高度盖然性且专利权人提供的反证不能推翻这一点时，才可以推定涉案专利的发明创造是在国内完成的。否则，根据举证责任的分配以及公共利益的考量，不能确认涉案专利的发明创造是在国内完成的，笔者将在下文就这一点进行论述。

3.关于由中国发明人和外国发明人共同完成的发明创造作出地的认定

对于该问题，尹新天在《中国专利法详解》中提到：“张三和李四对‘实质性内容’作出的贡献都记载在独立权利要求的特征部分，其中一部分在中国作出，另一部分在外国作出，当如何判断？诚然这种情况不是不可能发生，但实属凤毛麟角。果真发生，那就接着判断谁的贡献更为重要。”[5]

对此，第41277号无效决定认为，“如果图纸与加工分别在不同的国家完成，那么首先应当将完成的图纸与专利权的技术内容相比。如果图纸内容能与专利权中所披露的发明创造的内容对应性更高，那么完成图纸的国家应当可被确认为发明完成地”。

第565112号无效决定认为，“上述美国正式申请的发明人包括两位美国人和三位中国人，说明他们对于发明的完成都有贡献，目前没有证据表明上述美国正式申请包括由上述三位中国人独立完成的发明”。

因此，基于现有案例，笔者认为，由中国发明人在境内和外国发明人在境外共同完成的发明创造作出地的认定应当考虑谁的贡献更为重要，如果不能判断谁的贡献大，则应当认定由中国发明人和外国发明人共同完成；如果技术方案设计完成地和技术方案进行产业化完成地不相同，应当以技术方案完成地作为发明创造作出地。

4.关于请求人和专利权人的举证责任分配问题

根据“谁主张谁举证”的原则，如果请求人认为涉案专利是在中国境内完成的、从而不符合关于保密审查的规定，应该承担相应的初步举证责任，而且举证应达到“高度盖然性”标准，否则应承担举证不能的法律后果。

关于举证责任分配的问题，国家知识产权局任晓兰等审查员在评述第55586号无效案件时也认为，“在请求人未提供证据证明涉案专利权利要求的技术方案在中国境内完成具有高度可能性的前提下，不能将推翻这一事实的反驳责任转移至专利权人，不能因为专利权人掌握有涉案专利研发过程中形成的详细技术信息，就一概将证明发明创造性的实质性内容在国外完成的责任直接给予专利权人”。

因此，笔者认为，请求人以违反保密审查条款为由宣告专利权无效时，其应当充分举证并且其证据应当能够初步证明涉案专利在国内作出的可能性明显高于在国外作出的可能性，即举证应当达到高度盖然性。请求人不能仅仅因涉案专利或在先国外专利申请中所列发明人国籍为中国、发明人或者专利权人住所地在中国、在国内获得了资金资助等，就怀疑该发明创造在国内作出，从而主张举证责任倒置。请求人的举证责任不应过低，一方面，这会导致无效案件，尤其是针对跨国企业的专利无效案件大幅增加，造成行政资源的浪费，给专利权人带来诉累；另一方面，也可能导致某些请求人，为获得竞争对手商业秘密的非法目的滥用无效请求适用举证责任倒置转而让专利权人举证，导致专利权人商业秘密的泄漏风险增加。

而对于专利权人而言，在预防泄密的情况下，应尽可能地举证，以防专利权因举证不能而导致的不利后果，例如提交体现发明构思、技术方案在国外研发完成的相关证据材料，如在国外设有的研发机构及其职能、相关技术图纸、邮件往来、发明人在申请国外专利之前在较长的时间内均在国外工作（例如，工作签证，仅有出境经历是不够的）等等。

三、以未经保密审查作为专利无效理由的思考和建议

第一，严格依照“谁主张谁举证”的原则分配举证责任，并且请求人的举证应当达到高度盖然性标准。目前很多跨国企业都在我国设有研发机构，这些企业位于各国的研发机构之间也会相互合作。如果仅仅因为我国的技术人员被列为涉案专利发明人就认定技术方案的实质性内容一定是在我国境内完成的，必然会导致跨国企业减少甚至取消在我国设置研发机构，或者不再将我国参与项目的技术人员列为专利的发明人。这将对我国的科技和经济发展造成重大损失，同时也会打击我国技术人员对于研发创新的积极性。

另外，无效请求人和专利权人通常处于竞争关系，不能因为专利权人掌握有涉案专利研发过程中形成的详细技术信息，就一概将证明发明创造的实质性内容在国外完成的责任直接转移给专利权人，要求专利权人在无效案件中披露技术开发的完整过程，这容易导致专利权人技术秘密的泄密，对专利权人不公平，也不利于对技术创新的保护。

第二，为了防止由于向国外申请专利导致涉及国家安全或者重大利益需要保密的技术方案被泄露，如果专利的实质性内容确实在中国境内作出，则无论申请人住所地和发明人国籍是否为中国，均建议主动提交保密审查请求。

同时，专利申请人、专利权人在可能的情况下，应当充分保留与申请发明或实用新型专利相关的研发记录、会议纪要等材料，避免确实在中国境外完成的发明创造因举证不能而被宣告无效。例如，如果申请人或专利权人住所地和/或发明人国籍为中国境内，但实际的研发工作确实是在中国境外完成的，则应当保留好该发明创造在国外研发完成的直接证据，例如申请人在国外有具备技术研发或产品设计能力的研发机构、发明人在国外机构从事研发的详细资料等，以便在未来可能发生的无效程序中提供充分的反证。

注释：

[1]《专利法》第十九条：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。

中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的，应当遵守前款规定。

国务院专利行政部门依照中华人民共和国参加的有关国际条约、本法和国务院有关规定处理专利国际申请。

对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。”

[2]《中国专利法详解》（缩编版），尹新天，2012年9月第2版，第165页-166页。

[3]《【十大案件】“一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱”实用新型专利权无效宣告请求案》，国家知识产权局专利复审和无效，孙建梅、任晓兰、申方，2023年06月20日， https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/6/20/art_2648_185802.html。

[4]同上。

[5]《中国专利法详解》（缩编版），尹新天，2012年9月第2版，第166页。

特别声明

本文仅供参考，不构成律师的正式意见，不应被看作是采取任何法律行动或进行法律决策的依据。文中所述仅代表作者个人观点，并不反映作者所服务的任何机构或客户的立场。