摘要:近年来,我国的各项技术都取得了迅速的发展,尤其是通信行业,已经跻身世界前茅,同时也不断涌现出与标准必要专利相关的纠纷和案件。虽然我国目前处理这类纠纷的法律规定和司法实践正日趋成熟,但是,对于标准必要专利信息披露义务,我国目前还没有建立完善的制度予以规范。笔者欲借鉴域外、尤其是美国的一些相关案例,为我国目前亟待解决的标准必要专利信息披露制度的完善提供一些粗浅的建议。
一、标准必要专利信息披露义务的必要性
(一)标准必要专利信息披露是避免专利劫持的重要措施
随着技术尤其是通信行业的迅速发展,出现了技术标准以满足公共利益,并适应技术发展。对于专利权人来说,一旦其专利被采纳为技术标准,所有使用该标准的实施者都必须向其支付专利许可费,因此,专利权人可以获得可观的经济利益。这也是为什么许多大公司都热衷于使其专利成为标准。
为了防止专利权人从标准中获得不当利益(例如,专利劫持),很多标准组织都要求提交标准提案的专利权人披露其专利的实质性内容。而对于欲参与标准制定的公司来说,却希望保留专利的重要技术内容以谋取更大的利益。因此,如何确保这些公司在参与标准制定时充分履行其披露义务,也是各个标准组织重点关注的政策。
具体而言,在标准制定过程中,如果必须纳入标准的技术包含专利,则标准组织通常会要求专利权人必须尽早将该事实披露给标准组织,以便标准组织准备备用的技术方案,能够在该专利万一不能获批的时候替代该专利。如果专利权人没有充分公开与标准相关的专利,然后又在该专利获批为标准后对实施者主张专利权,则会发生专利劫持。因此,公开与标准组织正在制定的标准相关的专利信息,是该专利获批为标准的第一步,也是重要的一步。几乎所有的国际、地区和国家标准组织都在他们的知识产权或专利政策中包含了专利披露条款,以对专利持有者施加专利信息披露义务。
(二)国际标准组织关于专利信息披露义务的规定
很多国际标准组织的知识产权政策或专利政策中对于专利信息披露义务都有明确的规定。而且, ISO(International Standardization Organization,国际标准组织)、IEC(International Electrotechnical Commission,国际电工技术委员会)和ITU(International Telecommunication Union,国际电信联盟)这三个国际组织还于2006年3月发布了国际标准化领域首个统一的专利政策《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共同专利政策》,并于2007年3月发布了《ITU-T/ITU-R/IS O/IEC共同专利政策实施指南》。
《共同专利政策》指出,参与ISO、IEC或ITU工作的有关各方,从一开始便应该分别提请前述标准化组织注意自己组织和其他组织的任何已知专利或专利申请,尽管ISO、IEC或ITU不能核实这些信息的有效性。《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共同专利政策实施指南》则进一步解释了“专利”的含义,并将其限定为“必要专利”(包括专利申请),并指出“从一开始”意味着应在制定标准期间尽早披露这些专利信息,无论该专利是其自己的还是第三方的。这些专利信息应该在真诚和尽最大努力的基础上提供,但是不要求进行专利检索。任何未参与标准制定的机构,可以披露任何已知的必要专利。[1]
另外,其他一些重要的国际标准组织的知识产权政策中也规定了专利信息披露义务。各主要标准组织的具体要求如下表所示:[2]
国际标准组织 | 有无披露义务/性质 | 披露时间 | 披露内容 |
ISO/IEC/ITO | 有/鼓励性 | 从一开始 | 各标准化组织均要求成员尽力披露专利信息,但不要求进行专利检索。从各组织的专利披露和许可声明表中可以看出,大部分组织均要求披露与制定中的标准相关的专利的详细信息,如专利权人(包括国别、联系方式等)、专利编号或专利申请号、专利名称、标准编号、标准名称、许可承诺类型等。要求披露的专利既包括已知专利,又包括专利申请;标准化组织成员既能披露自己的专利,也可以告知组织其知晓的第三方持有的对标准必要的专利。 |
IEEE | 有/鼓励性 | 标准批准前 | |
ETSI | 有/强制性 | 及时 | |
CEN/CENLEC | 有/参与:强制性;未参与:鼓励性 | 从一开始 | |
ANSI | 有/鼓励性 | 及时 | |
BSI | 有/鼓励性 | 及时 |
从上述表格可以看出,国际上主流的全球性、区域性和国家标准化组织基本上都规定了专利信息披露义务,并且对“谁”有义务在“何时”披露“谁的”必要专利,在不同程度上都进行了相应的规定。[3]其目的旨在尽可能减小专利劫持的可能性,平衡专利权人和公众之间的利益。
二、标准必要专利信息披露制度的域外经验——以美国案件为例
由于美国一直处在世界通信技术的前沿,因此,其对标准必要专利信息披露制度的建设也始终是各国关注的焦点。下面,笔者将以美国的一些典型案件为例,说明什么是标准必要专利披露义务以及违反该种义务的后果。
(一)专利权人的披露义务
1. 隐瞒专利
FTC(美国联邦贸易委员会)于1996年处理的戴尔公司案件[4]是一起典型的专利权人隐瞒专利而违反披露义务,并因此受到惩罚的案件。戴尔案也是第一起FTC基于《联邦贸易委员会法》第五条[5]赋予它的宽泛权力而处罚标准制定领域的不正当竞争行为的案例。在该案中,戴尔在标准制定过程中,向VESA (Video Electronics Standards Association,视频电子标准协会)证实,它在VL-bus (VESA Local Bus,视频电子标准协会局部总线)[6] 设计标准方面没有专利权。然而,在VESA批准该标准后,戴尔基于其拥有的与该标准的一个关键设计参数有关的专利,对采用该标准的公司主张专利权。对此,FTC明确指出,戴尔的行为构成了《联邦贸易委员会法》第五条下的不正当竞争行为,并且可能已经通过该行为获得了垄断地位。因此,FTC 认定,戴尔的行为违反了《联邦贸易委员会法》第五条的规定,戴尔不应对采用该标准的实施者主张专利权。最后,戴尔同意将专利免费许可给实施者使用。
2. 隐瞒专利申请
在Unocal案[7]中,专利权人Unocal说服了CARB(California Air Resources Board,加州空气资源委员会)将它的一项技术采纳为夏季新配方汽油的标准。同时,Unocal还偷偷地将该项技术申请了专利,并最终获得了专利权。该专利和标准的内容基本相同。在专利授权后,Unocal便开始向采用包含其专利技术的标准的实施者主张专利权。FTC投票一致同意基于谢尔曼法第二条[8]对Unocal提出行政指控,指控其非法获取垄断地位、企图进行垄断以及不合理地限制贸易。最后,Unocal同意再也不向标准实施者主张涉案专利的权利。
隐瞒专利和隐瞒专利申请是两种常见的违反专利信息披露义务的行为。上述戴尔案和Unocal案表明,如果专利权人在标准制定过程中没有公开即将纳入标准的相关专利或专利申请,专利权人可能会面临滥用专利权、不正当竞争、垄断等指控,因而会被要求通过例如强制许可等方式对实施者进行救济。然而,即便不提出上述指控,作为被告的标准实施者也可以以默示放弃(Implied Waiver)、衡平禁止反言(Equitable Estoppel)、默示许可(Implied License)等理由针对专利权人提起的专利侵权之诉进行抗辩。
(二)实施者可能的抗辩理由
1. 默示放弃
在高通诉博通案[9]中,高通和博通都是负责H.264 视频标准的JVT(Joint Video Team,联合视频工作组)成员。高通说服JVT 将其技术纳入该项标准,但是没有披露与该标准相关的专利申请。在获得专利权后,高通向使用H.264 标准的博通公司提起了专利侵权诉讼,指控博通侵犯了其两项标准必要专利。
JVT本身制定有书面的专利政策。CAFC(Court of Appeals for the Federal Circuit,联邦巡回上诉法院)将该政策解读为,对于“被合理认为可能对于实施H.264标准来说是必要的专利”(reasonably might be necessary to practice the H.264 standard)[10],在提案标准最终获批前,JVT成员有义务尽最大努力披露与该标准有关的专利信息。基于该解读,CAFC认定高通违反了向JVT披露相关专利信息的义务,并维持了联邦地区法院的一审判决。该判决认为:“高通的行为与JVT成员的披露标准必要专利的预期不一致,违反披露义务导致了对专利权的默示放弃。”因此,基于默示放弃理论,高通不仅不能向博通、也不能向其他所有采用H.264标准的实施者主张专利权。
高通案还从三个方面确认了标准组织的专利披露政策的效力:首先,基于默示放弃理论,确认对于没有披露的专利不可行使专利权;其次,避免对相关专利的权利要求和标准进行任何形式上的分析来确定该专利是否是应该被披露的,用于认定相关专利应该被披露的关键证据是高通的内部分析和诉讼理由;[11]第三,重要的是,CAFC不要求博通证明任何信赖利益受损,而在衡平禁止反言理论下,证明这一点是必需的。[12]
后来,在2011年的Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc.案中,法院再一次确认,如果被控侵权人能够以清楚和令人信服的证据证明,对标准制定组织负有披露义务的专利权人违反该披露义务的行为引导他人合理相信,专利权人已经放弃了行使专利权的权利,导致专利权人行使权利的意图与其违反披露义务产生的引导不一致,则可以认定专利权人在标准制定过程中默示放弃了行使专利权的权利。[13]
2. 衡平禁止反言
Hynix案还对衡平禁止反言这一抗辩理由进行了分析。法院认为,要认定标准制定过程中的衡平禁止反言,被控侵权人必须证明:“专利权人通过误导性行为引导被控侵权人合理推断,专利权人不会对被控侵权人行使专利权。”[14]这种“误导性”行为可以包括明确的声明、作为、不作为或者在有义务说明时保持沉默。[15]另外,在 A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co.案中,法院指出,以“衡平禁止反言”为由禁止专利权人提起诉讼必须满足四个条件:(1)在提起诉讼方面存在不合理且不可原谅的拖延;(2)被控侵权人遭受了损失;(3)专利权人的肯定性行为(包括“沉默”)使他人相信,其不会对被控侵权人主张权利;和(4)损害了被控侵权人的信赖利益。[16]
和默示放弃一样,实施者只有在以下情况下才能主张衡平禁止反言:(1)专利权人对标准制定组织负有披露义务,以及(2)专利权人违反了该义务。但是,专利权人违反披露义务的行为并不必然导致默示放弃或衡平禁止反言抗辩成立,关键在于分析专利权人的行为中是否存在任何“不一致”或“误导性”行为。
3. 默示许可
在Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc.案[17]中,专利权人Wang提交了几项有关SIMM(Single In-line Memory Modules,单列直插式内存模块)格式的专利申请,并说服JEDEC(Joint Electronic Device Council,联合电子设备委员会)采纳该格式作为工业标准。然而,Wang没有披露其正在申请专利。当JEDEC在考虑是否将Wang的SIMM格式采纳为标准时,Wang多次请求同样作为JEDEC成员的Mitsubishi公司生产SIMM产品,并向Mitsubishi提供SIMM的图纸和其他细节。事实上,Wang甚至建议Mitsubishi修改自身的SIMM设计,以符合Wang的设计。这段时间内,Wang从来没有告诉Mitsubishi它正在申请专利。在其SIMM格式被JEDEC采纳为标准以及专利被授权之后,Wang向Mitsubishi提起了专利侵权诉讼。Mitsubishi主张,Wang通过隐瞒相关专利申请来误导JEDEC采纳与该专利申请有关的SIMM标准。
CAFC认为,由于Mitsubishi没有证明Wang的行为满足Aukerman 四要素,所以不存在误导性行为。因此,Mitsubishi的衡平禁止反言抗辩不能成立。但是,大量的证据能够支持陪审团的裁决,即,Wang的整个行为过程构成了对制造、使用、销售专利产品的默示许可。在本案中,Wang力促SIMM被采纳为标准并诱导Mitsubishi进入SIMM市场,以便向Wang和其他第三方供应SIMM产品。Wang的这种行为引导Mitsubishi推断,Wang同意其生产和销售SIMM产品。尤其是,由于SIMM的供应量增加,Wang已从较低价格和较大市场获利。而且,当Mitsubishi将它的SIMM产品设计成符合Wang的规格时,Wang也从Mitsubishi的工程服务中获取了利润。[18] 因此,法院认定,Wang与Mitsubishi进行交涉的行为构成了默示许可,也就是说,Wang默示许可Mitsubishi实施涉诉专利中的技术,Mitsubishi的行为不构成侵权。
对于衡平禁止反言和默示许可之间的区别,首先,两者关注的行为不同, CAFC在Wang案中认定,“默示许可关注的是,是否存在肯定地同意或许可他人制造、使用、销售专利产品的行为;而衡平禁止反言关注的是,是否存在暗示专利权人不会行使专利权的‘误导性’行为。”[19]其次,两者的适用结果不同,CAFC在Aukerman案中指出,衡平禁止反言的适用结果是排除专利权人就其涉诉专利权能够获得的所有救济,包括过去或将来能够得到的损害赔偿,以及任何禁令救济,且对因信赖专利权人的“误导性”行为而实施专利的所有实施者均适用,因而可以排除所有诉讼;而默示许可的成立只能为个案中的被控侵权人提供抗辩理由,并不能排除专利权人基于同一专利向其他实施者提起侵权诉讼。[20]
默示放弃、衡平禁止反言和默示许可是标准实施者常用的几种抗辩理由。其中,默示许可这一抗辩理由在我国的司法实践和立法层面中已经有所体现。笔者将在下文中进行详细论述。
三、我国标准必要专利信息披露制度的现状
事实上,我国的标准必要专利信息披露制度和默示许可制度是紧密关联的。在专利侵权诉讼司法实践中,法院起初只是单纯将默示许可作为一种不侵权抗辩理由,后来才开始将默示许可和专利信息披露义务联系起来,根据专利权人是否履行披露义务而区别对待,并且在《专利法》第四次修订草案中增加了相应条款。
(一)我国司法实践中默示许可制度之“三部曲”
2006年,我国出现了首例有关默示许可的案件。该案中,专利权人邕江药业公司拥有的涉案专利涉及国家药品强制性标准,邕江药业认为被告天工药业公司的一项药品的配方落入了涉案专利的保护范围。天工药业主张:其使用邕江药业的专利是执行国家药品标准的合法行为,不构成专利侵权;邕江药业自愿、主动将专利提供给国家,使专利配方成为国家标准向社会公布,应视为允许他人使用其专利。法院认为:“邕江药业公司在申请发明专利并将专利技术转化成国家药品标准过程中,已将其专利技术公开公布,但邕江药业公司公开专利技术的行为并不意味着专利技术进入公有领域,允许他人可以未经许可自由使用,恰恰相反,专利权人正是通过这种对专利技术的公开换取对专利技术垄断性的权利。”[21]因此,法院判决天工药业的默示许可抗辩不成立,应承担专利侵权责任。
2008年,最高人民法院在《最高人民法院针对个案中法律问题的答复(2008)民三他字第4号》(下称“4号函”)中却表达了截然不同的观点。该4号函认为,“标准必要专利人将专利纳入标准之后,就视为默示许可,因而不构成侵权。”这一认定不区分专利权人在标准制定过程中是否对专利信息进行了披露,认为专利权人只要将专利技术纳入标准即构成了默示许可,因此标准实施者的行为不构成专利侵权。这个认知影响了很长时间,但是它颁布之后,很多专利权人都非常反对。[22]
2012年,最高人民法院在张晶廷与衡水子牙河建筑工程有限公司等侵害发明专利权纠纷案中又废除了4号函中的默示许可适用规则。在该案中,最高法院认为:“实施人知道并应当知道这个方法涉及到别人的专利技术,因为权利人已经进行了专利披露,子牙河公司能够识别专利,并能够与权利人进行联系的情况下没有跟其联系,未经许可就使用了专利技术,并且在发生纠纷后还拒绝向人家支付许可费,这种行为构成了专利侵权。”[23]从该案件中可以看出,法院已经意识到应该将默示许可制度和专利披露制度相关联,并区分专利权人是否履行了披露义务来确定默示许可是否成立。
从上述案例可以看出,我国司法实践中首先关注的是作为不侵权抗辩理由的默示许可制度,这与法院处理的早期标准必要专利案件均是单纯从专利法角度出发不无关系。[24] 后来随着标准必要专利纠纷的逐渐涌现,意识到了标准必要专利和不正当竞争、垄断甚至合同等都有密切联系,才将默示许可制度和专利信息披露制度关联起来。
(二)我国有关专利信息披露制度的法律规定
到目前为止,我国的专利信息披露制度主要体现在以下法律规定中:
2013年12月,国家标准化管理委员会、国家知识产权局联合发布了《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》(下称“标准暂行规定”),其中第五至八条首次就标准必要专利的信息披露制度进行了规定,初步解决了此前我国标准必要专利信息披露不规范和缺乏法律依据的问题。[25]尤其是第五条,对参与标准制定的成员施加了披露专利信息的强制性义务,而第六条则鼓励没有参加标准制定的组织或个人也进行披露。虽然上述规定没有明确提出违反披露义务的法律责任,但是结合我国的司法实践,似乎不难推断出其暗含了默示许可成立的可能性。
这一推断也与最高人民法院于2016年3月1日发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(下称“解释(二)”)第二十四条有关标准必要专利侵权诉讼的规定相呼应。该条款将专利信息的披露作为认定标准实施者是否具有主观过错的前提和基础。根据该条第一款、第二款的规定,推荐性国家、行业或者地方标准应当“明示”所涉必要专利的信息。只有在专利信息披露的语境下,才能推定标准实施者负有对标准中含有专利的“应知”义务,才能进而探讨其主观过错的问题。[26]
为了进一步明确违反披露义务应承担的法律责任,我国《专利法(第四次)修订草案(送审稿)》(下称“送审稿”)第八十五条规定:“参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的,视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商;双方不能达成协议的,可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的,可以自收到通知之日起十五日内向人民法院起诉。”
关于该条规定的立法目的,在2015年4月1日公布的《关于〈中华人民共和国专利法修改草案(征求意见稿)〉的说明》中,国家知识产权局指出,参与标准制定的专利权人在标准制定过程中应当遵循诚实信用的原则,尽合理努力披露自己拥有的标准必要专利。为了平衡专利权人与标准实施者和消费者的利益,规定了标准必要专利默示许可制度,即参与标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的,视为其许可该标准的实施者使用其专利技术,在此情形下专利权人无权起诉标准实施者侵犯其标准必要专利。但默示许可不等于免费许可,专利权人仍有权要求标准实施者支付合理的使用费。[27]
从送审稿第八十五条的内容和相关立法说明可以看出,我国已经初步建立起了将披露义务和默示许可相关联的专利信息披露制度,以平衡标准必要专利权人、实施者和消费者之间的利益。
四、完善我国标准必要专利信息披露制度的建议
2018年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》,强调了知识产权司法保护工作对于“建设知识产权强国和世界科技强国具有重要意义”。而目前我国司法实践中面临的热点难点案件类型之一,就是有关标准必要专利的案件。我国2008年制定的《国家知识产权战略纲要》第17条与标准有关的要求[28],也标志着我国已经将专利标准的制定和完善上升到了国家战略目标的高度。因此,重视并完善我国的标准必要专利侵权诉讼制度,尤其是用于调节专利权人和公众之间的利益平衡的标准必要专利信息披露制度,对于深入贯彻实施我国的创新驱动发展战略和国家知识产权战略具有重要意义。然而,我国目前的标准必要专利信息披露制度虽初成雏形,却仍亟待完善,以便用法律规范和指引企业参与标准制定或实施,实现激励和保护创新、促进科技进步和社会发展的战略目的。因此,基于前文的分析,笔者尝试为我国的标准专利信息披露制度的不完善之处提供一些粗浅的建议:
(一)关于专利信息披露的适用对象
从我国目前的司法实践和法律规定来看,我国的标准必要专利信息披露制度的适用对象是不明确的,具体体现在:
(1)标准暂行规定第五条明确规定了强制性的专利信息披露义务的对象为国家标准。同时,结合该规定的第二十二条可以认为,行业标准和地方标准中涉及专利的,也可以参照国家标准的规定适用。因此,笔者认为,根据该标准暂行规定,国家标准、行业标准及地方标准都属于专利信息披露的适用对象。当然,由企业组织制定的企业标准除外。
(2)解释(二)第二十四条第一款虽然提及了该条款适用于国家、行业或地方标准,但是明确其为“推荐性国家、行业或者地方标准”。
(3)送审稿第八十五条中明确规定,专利信息披露的适用对象仅限于国家标准。
(4)最高院在4号函和张晶廷与衡水子牙河专利侵权纠纷案中均未对标准进行区分。
由此可见,在我国现有的专利信息披露制度中,对于哪些标准、什么性质的标准适用披露制度是不清楚的。对此,笔者建议,首先使送审稿第八十五条与标准暂行规定及解释(二)的相关规定一致,明确国家标准、行业标准及地方标准都适用专利信息披露制度;其次,通过立法或司法实践,明确除了推荐性标准外,强制性标准也适用披露制度,这是因为,如果连非强制性的推荐标准都要求披露,强制标准作为必须遵守的技术法规,自然更应该披露。
(二)关于专利信息披露的范围
虽然法律没有明确规定,但是通常认为,专利权人应披露的内容除了与标准相关的专利之外,还应该包括专利申请。[29]至于披露的范围,即,是需要披露全部专利内容还是只需要披露相关内容,目前没有规定。但是,即便是在具有丰富司法实践的美国,这也是一个微妙而棘手的问题。一方面,范围过宽,就会加重标准组织成员的负担,减弱他们参加标准化组织的积极性;另一方面,范围过窄,就会减少标准化过程中的信息交流,出现典型的专利“挟持”情况。[30]
为了解决这一问题,在Rambus Inc. v. Infineon Technologies AG案中,CAFC提出了一个“合理可能必要”(reasonably might be necessary)原则,作为确定应披露范围的依据。[31] CAFC将该原则解释为:当一个合理的竞争者预期,不获得未公开的权利要求的许可就不能实施标准时,披露义务将起作用。[32]也就是说,即使在标准制定过程中,专利权人主观上相信其专利或专利申请将成为实施标准的必要专利,但是在标准制定完成后,通过法院的判决决定,客观上来说,专利权人的专利并不是针对标准最终方案的必要专利,专利权人的那些未经披露的专利和专利申请就不落入“合理可能必要”的范围,亦即专利权人没有违反披露义务。[33]然而,这一原则在后来的高通案中重新得到了阐释。CAFC在高通案中考虑了高通的主观认知因素作为认定披露义务范围的依据,而不是仅仅依据客观上实际成为最终标准方案的必要专利的范围作为依据。
关于我国的专利信息披露制度中如何确定披露范围,以作为认定权利人是否违反披露义务的基础,也是立法和司法实践中需要解决的问题之一。
(三)关于专利信息披露的时间
对于披露专利信息的具体时间,我国目前没有明确的法律规定。只有标准暂行规定第五条规定了:“在国家标准制修订的任何阶段,参与标准制修订的组织或者个人应当尽早向相关全国专业标准化技术委员会或者归口单位披露其拥有和知悉的必要专利,……。”但事实上,专利权人可能在标准制定完成之后也在不断地修改专利,以获得专利授权,也可能在退出标准组织后仍然进行相关技术的专利申请。这种情况下,专利权人是否具有披露的义务?对此,美国的Rambus v. FTC案或许可以给出一些启示。
Rambus在于1992年加入JEDEC后,参与了SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory,同步动态随机存取记忆体)和DDR-SDRAM(和DDR-SDRAM(Double Data Rate-Synchronous Dynamic random access memory,双倍速率同步动态随机存储器)标准的制定。同时,Rambus利用它在JEDEC了解到的标准的相关信息,进一步修改其专利申请,使其专利覆盖正在制定中的标准。1993年,JEDEC将SDRAM采纳为标准。2000年,JEDEC将DDR-SDRAM采纳为标准。Rambus在1996年退出了JEDEC,之后一直在进行相关专利的申请,但是从未向JEDEC披露其专利信息。专利授权后,Rambus宣称拥有SDRAM标准相关的专利权,要求所有标准实施者缴纳专利许可费。[34]FTC认为,Rambus利用参与JEDEC标准制定期间获得的信息修改专利申请并获得了授权,涉嫌欺诈行为,因此以不正当的行为获得了相关市场的支配地位。但是CAFC和最高院均认为,JEDEC的专利信息披露条款只粗略地规定了对于专利和未决专利申请的披露要求,而未将未提交或可能进行修改的专利申请囊括在内,因此,Rambus的行为并未违反标准组织的专利信息披露义务,从而推翻了FTC的裁决。[35]
Rambus案给我们的思考是,如果JEDEC的披露条款没有将未提交或可能进行修改的专利申请排除在外,那FTC向最高院提出的有关认定Rambus“欺骗行为导致垄断,并认同对于标准制定的欺骗性控制可能会导致垄断的事实”[36]的诉求是否可以成立?因此,将反垄断法救济纳入我国专利信息披露制度规范中,也是完善该制度需要考虑的重要方面。
(四)关于违反披露义务的法律责任
对于违反披露义务的权利人,我国目前的法律制度和司法实践要求其承担的法律责任主要为默示许可。而默示许可通常是个案中被控侵权人的抗辩理由,并不能排除专利权人基于同一专利向其他标准实施者主张权利。但是,当专利权人由于未披露专利信息而获得技术上的强势地位,从而迫使实施者接受利益严重失衡的许可条件时,仅仅针对个案中的实施者予以救济是不够的。这时可以借鉴美国的默示放弃、衡平禁止反言等制度,制止权利人向所有实施者主张权利。甚至在权利人的行为涉嫌滥用专利权危害正常的市场竞争秩序时,允许实施者寻求反不正当竞争法或反垄断法的救济。
需要注意的是,由于知识产权的特殊性,在认定权利人的行为是否构成滥用市场支配地位等垄断行为时,需要与一般的垄断行为进行区分(例如,知识产权相关市场以及相关市场支配地位的认定具有一定的特殊性),这些在国务院反垄断委员会颁布的《关于滥用知识产权的反垄断指南(征求意见稿)》中已经有所体现。但是,对于专利信息披露义务而言,在对正常市场竞争、消费者利益的影响达到什么程度才会触发反垄断法的规制(例如,如果专利权人因遵循标准组织的披露义务而形成垄断,是否可以免受反垄断法的规制),这些都需要留待今后的司法实践或立法机制来解决。
五、结语
标准必要专利的信息披露是标准制定过程的核心,也是确保标准顺利实施的前提。[37]随着《专利法》第四次修订草案明确引入专利信息披露制度和默示许可制度,标志着我国在立法层面对专利信息披露的引导和规范正日益重视。但是,为了适应我国高新技术的蓬勃发展和应对日渐频繁的标准必要专利纠纷,还需要对我国的专利信息披露制度不断予以完善,以便在法律的指引和护航下确保专利和标准充分起到激励创新、促进技术发展、积极发挥市场竞争作用的效果,以推动实施我国的知识产权战略,早日实现将我国建设成为知识产权强国、世界科技强国这一战略目标。
[1] 袁真富,《标准涉及的专利默示许可问题研究》,载《知识产权》2016年第9期, 第81-87页。
[2] 《国际标准化组织知识产权政策及我国借鉴》,www.nipso.cn/onews.asp?id=39274,最后访问日期:2018年4月8日。
[3] 王益谊、朱翔华等著,《标准涉及专利的处置规则》,中国标准出版社2014年版,第21页。
[4] Dell Computer Corp., 1996 FTC LEXIS 291, 121 F.T.C. 616 (F.T.C. 1996)。
[5] 《联邦贸易委员会法》第五条(FTC Act, §5)禁止“商业中或影响商业的不公平或欺骗性行为或惯例。”
[6] VL-bus是一种将数据从计算机的中心处理单元传输到其外围组件的机制。
[7] In re Union Oil Co.of Cal.(Unocal), 138 F.T.C. 1, 2004 FTC LEXIS 115 (F.T.C. 2004)。
[8] 《谢尔曼法》第二条(Sherman Act §2)规定:“任何人垄断或企图垄断,或与他人联合、共谋垄断州际间或与外国间的商业和贸易,将构成重罪。”
[9] Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp., 548 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2008)。
[10] Alston & Bird LLP, “Federal Circuit affirms patent unenforceability due to failure to disclose patents to standard-setting organization”, http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5e7e3bab-cd7e-4a38-8dca-a55e7177fccd,最后访问日期:2018年4月8日。
[11] “具有讽刺意味的是,联邦地区法院严重依赖高通的其专利对于H.264标准来说是必要的主张来认定高通负有公开专利的义务,但是同时又驳回了高通的诉讼请求,认定实施H.264标准没有侵犯高通所所主张的专利。”参见Alston & Bird LLP, “Federal Circuit affirms patent unenforceability due to failure to disclose patents to standard-setting organization”, http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5e7e3bab-cd7e-4a38-8dca-a55e7177fccd,最后访问日期:2018年4月8日。
[12] 同11。
[13] Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc., 645 F.3d 1336, 1348 (Fed. Cir. 2011)。
[14] 同13。
[15] A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020, 1028 (Fed. Cir. 1992)。
[16] A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1336 (Fed. Cir. 1992)。
[17] Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571 (Fed. Cir. 1997)。
[18] Frank A. DeCosta III, Ph.D., Bradley E. Edelman, and Ariana G. Woods, “Litigating Intellectual Property Covering Industry Standards”, http://www.finnegan.com/zh-CHS/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=c9ac8331-63bd-4e24-8fb5-01515d8e120d,最后访问日期:2018年4月8日。
[19] Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571 (Fed. Cir. 1997)。
[20] 朱雪忠,李闯豪,《论默示许可原则对标准必要专利的规制》,载《科技进步与对策》2016年23期,第97-104页。
[21] (2007)桂民三终字第46号民事判决书。
[22] 邱永清,《标准必要专利司法审判的热点难点问题(二)》,http://www.ciplawyer.cn/fgzl/133794.jhtml?prid=224,最后访问日期:2018年4月8日。
[23] 最高人民法院(2012)民提字第125号。
[24] 同22。
[25] 许波,《第四次专利法修改中的标准必要专利问题研究》,https://wx.abbao.cn/a/4538-05df8954dad13f17.html,最后访问日期:2018年4月8日。
[26] 李剑,《专利法司法解释(二)第二十四条之解读》,载《竞争政策研究》2016年3月号,第37-40页。
[27] 国家知识产权局:《关于〈中华人民共和国专利法修改草案(征求意见稿)〉的说明》,http://www.fengxiaoqingip.com/law/lawzl/20150721/10465.html,最后访问日期:2018年4月8日。
[28] 《国家知识产权战略纲要》第十七条:制定和完善与标准有关的政策,规范将专利纳入标准的行为。支持企业、行业组织积极参与国际标准的制定。
[29] 张振宇,《技术标准化中的专利劫持行为及其法律规制》,载《知识产权》2016年第5期,第79-83页。
[30] 刘晓春,《标准化组织专利披露政策相关规定在美国的新发展——解读高通诉博通案》http://www.docin.com/p-945019637.html,最后访问日期:2018年4月8日。
[31] Rambus Inc. v. Infineon Technologies AG, 318 F.3d 1100 (Fed. Cir.), cert. denied, 124 S. Ct. 227 (2003).
[32] 原文为:“the disclosure duty operates when a reasonable competitor would not expect to practice the standard without a license under the undisclosed claims。”
[33] 同30。
[34] 丁道勤,《从Rambus案看标准化中专利权滥用的法律规制》,https://wenku.baidu.com/view/52b99fd788eb172ded630b1c59eef8c75fbf95f5.html,最后访问日期:2018年4月8日。
[35] 单麟,《浅析标准必要专利信息披露义务》,https://max.book118.com/html/2017/1002/135469676.shtm,最后访问日期:2018年4月8日。
[36] 丁道勤,《从Rambus案看标准化中专利权滥用的法律规制》,https://wenku.baidu.com/view/52b99fd788eb172ded630b1c59eef8c75fbf95f5.html,最后访问日期:2018年4月8日。
[37] 单麟,《浅析标准必要专利信息披露义务》,https://max.book118.com/html/2017/1002/135469676.shtm,最后访问日期:2018年4月8日。
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