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专利复审委一纸无效决定给义东丰公司带来转机

  发布时间:2008-12-10

2008年7月,由本所代理的北京义东丰化工工程技术中心(简称义东丰公司)请求宣告名称为“一种高分子滤板及其制做方法”的00130064.4号发明专利权(下称涉案专利)全部无效一案,获得初步“胜诉”结果。国家知识产权局专利复审委已作出决定,宣告涉案专利权全部无效。

2006年,专利权人王某向石家庄市中级人民法院提起诉讼,主张被告义东丰公司侵犯了涉案专利权,请求判令被告停止侵权。2006年11月,石家庄市中级人民法院作出一审判决,判决被告停止侵权。对此,义东丰公司不服,向河北省高级人民法院提起上诉。2007年9月,二审法院判决驳回上诉,维持了一审判决。在此期间,义东丰公司向专利复审委对涉案专利提出无效请求,但因无效理由不充分而撤回了无效请求。

义东丰公司败诉后,委托本所律师对该案进行研究,并出具法律意见。本所律师经研究认为,虽然一、二审判决在认定事实和适用法律上存在问题,但通过再审翻案仍有一定难度,不过涉案专利在撰写方面不符合专利法及实施细则的有关规定,应属于无效专利。为此,本所律师向义东丰公司建议,可以优先考虑再次向专利复审委对涉案专利提出无效宣告请求。

义东丰公司采纳了本所的建议,并委托本所向专利复审委提出无效请求。2008年2月,本所律师正式向专利复审委提出了无效请求。经口头审理,2008年7月31日,专利复审委作出了宣告涉案专利权全部无效的决定。

在对涉案专利提出无效宣告请求期间,专利权人王某依据生效的二审判决向石家庄市中级人民法院申请强制执行。2008年7月21日,北京市大兴区人民法院受石家庄市中级人民法院委托,向义东丰公司送达了执行通知书,要求义东丰公司立即停止生产。

本所律师在得到上述无效决定后,及时向北京市大兴区人民法院提出了中止执行申请。对于该申请,虽然执行法院到目前为止尚未作出裁定,但实际上却已经“中止”了执行程序。

近日,专利权人王某向北京市第一中级人民法院提起了行政诉讼,请求撤销专利复审委的上述决定。义东丰公司已经决定委托本所代理后续的行政诉讼程序。

【律师点评】

对于专利侵权纠纷而言,如果被告最终败诉,一般都要停止生产被控侵权产品或者使用被控侵权方法,这对很多企业来说,打击是致命的,尤其是对那些产品种类单一或者是以被控侵权产品为“主打”的企业。而且,专利侵权诉讼以及相应的无效程序(包括后续的行政诉讼)大多涉及专业的技术和法律问题。因此,当企业在面临被诉专利侵权时,委托专业的律师团队,采取正确、恰当的诉讼策略和应对措施是尤为关键的。对本案而言,根据义东丰公司提供的有关材料可以看出,义东丰公司所采用的生产工艺确实是在涉案专利申请日之前自行委托开发、具有自主知识产权的技术。但义东丰公司败诉的关键在于,在没有对涉案专利权利要求进行准确“定性”的情况下,也未能正确理解专利法所规定的“新产品制备方法的举证责任倒置”这一条款的适用条件,并据此作出抗辩。同时,也没有充分分析涉案专利权利要求所包含的技术特征及其保护范围,从而作有效的“不侵权”抗辩。另外,义东丰公司在先前提出的无效请求中,其所提出的“涉案专利技术方案在申请日之前因‘在先使用’已经公开而不具备新颖性、创造性”的无效理由也很难成立。从理论和实践中看,依据该理由无效一项专利的操作性并不强,这也是审查员建议义东丰公司撤回请求的主要原因。实际上,专利法及实施细则规定的关于专利申请文件在撰写方面的无效理由,在一定情况下却非常“实用”,因为这些都是专利权所可能存在的“硬伤”。对涉案专利而言,权利要求中记载的很多必要技术特征及技术术语都是不清楚的,如“特定辅料”、“用量比”等,这导致权利要求的保护范围不清楚,因而被专利复审委宣告全部无效。

(文/孙喜 立方律师事务所律师)

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