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维权新思路——启动不正当竞争之诉,从源头上禁止恶意申请商标行为

  发布时间:2023-02-15

作者:王晓 周铭

【前言】
 
关于“恶意抢注商标的违法行为”,《商标法》通过规范商标行政程序进行救济,但恶意抢注者一般在多个类别成批量申请注册数十至上百个商标,针对每一个侵权商标,权利人都需要分别提起商标异议申请或连续三年不使用撤销申请或无效宣告申请。若前述行政程序不成功,权利人还需要继续提起商标行政诉讼一审、二审或再审等程序。与权利人维权所花费的时间金钱相比,抢注者只需要缴纳官费、提供商标申请材料就可以完成抢注。很有可能权利人还没有成功解决一个商标,侵权者已经又抢注了一批近似商标,权利人不得不一轮又一轮地陷入维权的死循环中。
 
针对恶意抢注商标的行为,上述做法为惯用的维权方式。近年来,司法实践提供了一种新的维权思路,有利于从源头解决恶意抢注的违法行为。不再局限于行政程序,而是通过启动民事诉讼,认定恶意抢注商标构成不正当竞争,并禁止抢注者继续抢注商标,从源头上解决商标恶意抢注的问题。
 
下文将通过具体案例,分析法院是如何在不正当竞争民事诉讼中处理商标抢注纠纷的,为商标权利人提供可参考的维权思路。
 
案例一:碧然德有限公司、碧然德净水系统(上海)有限公司诉上海康点实业有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案[1]
 
1. 基本事实
 
碧然德有限公司(简称“碧然德公司”)在第11类商品类别上注册有“BRITA”、“碧然德”、 “BRITA+点阵图+扇形图”、“Maxtra”等商标,在第35类服务类别上注册有“碧然德”商标。碧然德净水系统(上海)有限公司(简称“碧然德上海公司”)为前述商标的被许可使用人。
 
康点公司在微信公众号中使用两原告企业字号“BRITA”“碧然德”,自2012年起,在中国申请了21件“碧然德”、“德碧然德”、“BRITA”、 “DEBRITA”、 “BRITA+点阵图+扇形图”等相关商标(最终均被宣告无效或不予核准注册),并以此请求宣告原告已注册商标无效并对原告申请中的商标提出异议。原告请求法院确认被告前述行为构成不正当竞争。
 
2. 法院裁判意见
 
关于被告恶意抢注商标及滥用商标异议程序的行为,一审法院认为:
 
原告在先注册“BRITA”、“碧然德”商标及一系列子品牌商标,并通过持续使用已具有一定知名度,其产品在中国饮用水优化产品市场占据一定的市场份额。被告作为经营同类产品的企业,开展经营活动时间较晚。
 
但被告从2012年起,持续在相关类别商品上申请注册与原告前述权利商标相同或近似的商标,总数多达21枚,经商标行政管理部门审查,均不予核准注册或被宣告无效。其中,对于被告所申请注册的“德碧然德”商标,原告提出无效宣告请求并历经行政处理程序及一、二审诉讼程序,最终该枚商标被判定无效,时间跨度长达八年之久。期间,被告还以该“德碧然德”商标作为引证商标针对同类别的原告“碧然德”注册商标请求宣告无效,以及对原告申请注册中的“碧然德”等6枚商标提出异议,最终经国家商标行政管理机构审查,对原告的上述商标均准予注册或维持准予注册决定。
 
综合观察本案纠纷整个过程,原告在先注册商标并通过持续使用获得一定知名度,依法享有在先权利,被告作为在后成立的滤水壶等产品的生产及销售企业,明知两原告的商标及品牌所具有的知名度和重大商业价值,理应对其在先权利及市场劳动成果予以尊重,在遵守法律和商业道德的前提下展开市场竞争。
 
但事实上,被告不仅实施了商标侵权和虚假宣传不正当竞争行为,还通过恶意抢注、滥用异议处理程序等行为损害原告在先权利,在相关类别上恶意抢注与原告注册商标相同、近似的商标,并以此为基础利用商标异议、无效宣告等程序,干扰、阻碍原告正常行使商标权利,其恶意抢注、滥用异议程序等行为是被告大规模、综合性侵权行为的一部分,服务于侵权的总体目的,其实质在于攀附竞争对手原告及其品牌的商誉、设置障碍配合其他侵权行为干扰原告正常经营活动,意在破坏原告的竞争优势,建立自己的竞争优势,具有明显的主观恶意。被告上述一系列行为扰乱了市场竞争秩序,两原告的合法权益也因此遭受损害,其行为具有不正当性,符合《反不正当竞争法》第二条所规定的不正当竞争行为的构成要件。
 
一审判决认定康点公司实施了不正当竞争行为后,康点公司提起上诉但未缴纳上诉费,按照撤回上诉处理,一审判决生效。
 
3. 律师点评
 
针对被告实施的恶意抢注商标及滥用商标异议、无效宣告程序的行为,原告经过数量繁多、耗时长久的行政处理程序及相关诉讼程序,得以保障其相关商标权利,但其正常经营活动因此受到严重干扰和不利影响。被告的上述违法行为,《反不正当竞争法》虽然没有做出特别规定,但该法第二条[2]规定了不正当竞争行为的一般构成要件,《反不正当竞争法》虽无特别规定,但符合第二条规定要件的,依法应认定构成不正当竞争。
 
本案中,如前所述,被告行为违反了诚实信用原则和公认的商业道德,扰乱了市场竞争秩序,两原告合法权益确因该竞争行为受到实际损害,故被告行为完全符合《反不正当竞争法》第二条所规定的不正当竞争行为的构成要件,被告应受到《反不正当竞争法》的规制,并承担相应民事责任。 
 
案例二:东莞市鸿兴食品有限公司诉兴化市乐慧食品有限公司不正当竞争纠纷案[3]
 
1. 基本事实
 
东莞市鸿兴食品有限公司(简称“鸿兴公司”)成立于1998年,自1998年起在29、30类“食用淀粉产品、调味品”等商品上申请注册了多件“百利”、“味林”商标。鸿兴公司主张其“百利面包糠”在2008年已成为供奥食品,2009年亮相中央电视台栏目,2012年前已成为家喻户晓的知名商品。
 
兴化市乐慧食品有限公司(简称“乐慧公司”)成立于2006年,在面包糠上使用“百俐”、“味邻”商品名称,申请注册 “百俐”、“味邻”、“鸿兴百利”、“味邻皇冠”等20件商标。鸿兴公司主张乐慧公司前述行为构成不正当竞争。
 
2. 法院裁判意见
 
关于被告申请注册“百俐”、“味邻”、“鸿兴百利”、“味邻皇冠”等商标的行为,一审法院认为:
 
在乐慧公司在2012年开始申请注册“百俐”系列商标之前,鸿兴公司申请注册“百利”商标已经十二年有余,鸿兴公司的“百利面包糠”已为知名商品,乐慧公司作为同行竞争者,在申请注册“百俐”系列商标前,应当知道鸿兴公司的“百利”系列注册商标或商品名称已使用在面包糠上,在此情况下,应当对鸿兴公司的“百利”系列商标或商品名称予以避让,但乐慧公司不仅不予以避让,还将发音完全相同、字形极为近似的“百俐”系列商标在面包糠上申请注册,甚至还申请注册与鸿兴公司“百利”商标或商品名称完全相同的商标,明显具有攀附鸿兴公司知名度的恶意,违反了诚实信用原则,故意扰乱市场秩序,造成消费者对经营者主体的混淆,依据《反不正当竞争法》第二条规定,构成不正当竞争。 
 
一审法院判令乐慧公司于判决生效之日起立即停止抢注鸿兴公司“百利”、“味林”、“味林皇冠”等系列注册商标的不正当竞争行为。二审维持原判。
 
3. 律师点评
 
被告乐惠公司注册的第一个商标即仿冒了鸿兴公司“味林”商标,至一审受理立案后仍继续抢注“百俐”商标,被告的仿冒行为持续了十年,涵括鸿兴公司的“百利”、“味林”及其字号“鸿兴”等,先后抢注了20件商标。原告为了证明“百利”、“味林”及其字号“鸿兴”的知名度,提供了参展照片,广告合同、销售发票、荣誉证书等;为了证明被告恶意,提供了被告曾被判侵权的判决书。
 
针对被告抢注原告字号“鸿兴”的行为,属于鸿兴公司的字号与乐慧公司的申请注册商标之间的权益冲突。法院结合原告提供的知名度证据,认为鸿兴公司的企业名称、字号具有一定影响,从而认定被告抢注“鸿兴”容易引人误认为是原告商品或者与原告存在特定联系,构成不正当竞争。
 
针对被告抢注原告“百利”、“味林”、“味林皇冠”等系列注册商标的行为,法院适用《反不正当竞争法》第二条进行了审理。首先,原告“百利面包糠”为知名商品,被告作为同业竞争者不会不知道;其次,被告使用的“味邻皇冠面包糠”外观设计被认定侵犯原告权利后,被告依旧继续在面包糠上申请注册“味林”、“味林皇冠”,可见被告具有攀附鸿兴公司知名度的恶意,违反了诚实信用原则,扰乱了市场竞争秩序,损害了原告的合法权益,构成不正当竞争。 
 
案例三:艾默生电气公司诉厦门和美泉饮水设备有限公司、厦门海纳百川网络科技有限公司、王移平、厦门兴浚知识产权事务有限公司不正当竞争纠纷案[4]
 
1. 基本事实
 
2010年至2019年,厦门和美泉饮水设备有限公司(简称“和美泉公司”)先后共27次在15个类别的商品/服务上申请注册insinkerator、爱适易、insinerator等商标。
 
2017年至2019年,厦门海纳百川网络科技有限公司(简称“海纳百川公司”)先后共21次在13个类别的商品或服务上申请注册“爱适易insinkerator及图”商标。 
 
艾默生电气公司(简称“艾默生公司”)认为上述两公司的商标注册行为构成不正当竞争,另外两个被告构成帮助侵权,请求法院判令被告停止针对艾默生公司实施的抢注行为,包括停止申请注册与艾默生公司的“爱适易”等商标相同或近似的商标。
 
2. 法院裁判意见
 
在案证据证实,艾默生公司的“爱适易”品牌在食物垃圾处理器领域具有一定的影响,在净水瞬间热饮系统也有所涉及。和美泉公司、海纳百川公司均从事水净化设备的生产经营,与艾默生公司之间存在一定竞争关系。在被告先后在多个类别的商品或服务上注册与艾默生公司“爱适易”系列商标相同或近似商标之时,艾默生公司的“爱适易”品牌在食物垃圾处理器领域已具有一定的影响。
 
 被诉商标抢注行为从2010年12月持续至2019年5月。被诉侵权抢注商标除了“爱适易”文字商标外,还包括insinkerator”等,而“爱适易”“In-Sink-Erator”均为艾默生公司申请注册的商标,和美泉公司、海纳百川公司申请注册前述商标的行为难谓巧合。和美泉公司、海纳百川公司未提交其实际使用所申请注册的“爱适易”系列商标的证据,亦未对其在不同类别上注册上述商标的意图以及相关商标的设计创作来源作出合理解释说明,其上述行为已明显超出正常的生产经营需要,导致艾默生公司不得不通过提起商标异议、商标无效宣告请求、行政诉讼乃至本案民事诉讼的方式维护其合法权益,在一定程度上也干扰了艾默生公司的正常生产经营。
 
和美泉公司、海纳百川公司的恶意抢注商标行为违反了诚实信用原则,破坏了公平竞争的市场秩序,损害了艾默生公司的合法权益,属于《反不正当竞争法》所规制的不正当竞争行为,依法应承担停止侵权、赔偿损失等法律责任。
 
和美泉公司、海纳百川公司、王移平应于判决生效之日起立即停止申请注册与艾默生公司“In-Sink-Erator”“爱适易”商标相同或近似的商标。
 
3. 律师点评
 
和美泉公司、海纳百川公司曾抗辩,称其商标注册申请行为与艾默生公司不具有民事法律关系上的关联性,不能在商标注册行政行为中主张民事权利被害。对此,法院明确指出:讼争法律关系为平等主体之间因被诉商标注册行为发生财产关系而引起的、要求承担民事侵权责任的诉讼,符合《民事诉讼法》第三条[5]规定,本案属于人民法院民事诉讼的受案范围。此外,侵权人因同一行为应当承担行政责任或者刑事责任的,不影响依法承担民事侵权责任。本案的审理,与行政机关的依法行使商标审查职权并不存在冲突。从而确定了“商标抢注行为”也可在民事纠纷中予以解决的维权方式。
 
另外,本案涉案被诉侵权的抢注商标均已或被宣告无效、或被不准予注册、或被撤销而处于无效状态,或由申请人主动申请撤回或申请注销,即被告的商标抢注行为已经停止,本无需再判决停止侵权,但法院认为:鉴于商标抢注行为破坏公平竞争的市场交易秩序,侵权成本低,如不判令停止继续实施抢注行为,则权利人需不断采取提起商标异议、无效宣告、行政诉讼等方式以维护自身合法权益,不仅权利人需花费大量成本,也造成公共资源的浪费。因此,法院支持了原告要求判令停止实施抢注行为的诉讼请求。这样一来,有效地遏制了被告后续继续实施抢注的违法可能性。 
 
总结
 
综合本文前述案例可见,法院认定被告侵权的依据,主要集中在如下几点:
 
1. 原告的权利商标在相关领域有较高知名度和影响力;
 
2. 被告的抢注行为持续时间长,可达数年甚至十年;
 
3. 被告抢注商标数量多,并分布在多个商品或服务类别上;
 
4. 被告恶意明显,表现为同业竞争者明知其品牌但仍然抢注,或以抢注商标为基础对原告的权利商标提起商标异议、无效宣告等程序,或被判侵权后依旧持续抢注;
 
5. 原告维权耗时长达数年甚至十年,花费成本高。
 
对此,法院的结论也比较一致,均认为被告恶意抢注商标的行为违反了诚实信用原则,破坏了公平竞争的市场秩序,损害了原告的合法权益,符合《反不正当竞争法》第二条规定的不正当竞争行为的一般构成要件,认定被告构成不正当竞争,并禁止被告实施商标抢注行为。
 
因此,权利人发现自己的在先权利商标被他人持续抢注,在行政救济中焦头烂额时,不妨参考本文,启动不正当竞争之诉,从以上角度入手收集证据,争取获得法院的支持,判令被告停止恶意申请的侵权行为,并赔偿权利人因制止被告的侵权行为而发生的损失和支出。只有通过法院判令禁止恶意申请行为,并判令侵权人赔偿损失,才能从源头上遏制侵权人持续恶意申请的行为。
 
此外,笔者注意到,2023年1月13日,国家知识产权局发布的《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》(下称《商标法修订草案》)第八十三条,明确规定“恶意申请商标注册给他人造成损失的,该他人可以向人民法院起诉,请求赔偿损失。”
 
此外,《商标法修订草案》第二十二条明确规定申请人不得恶意申请商标注册,并列举了四种常见的恶意申请商标情形及一条兜底条款;第六十七条在原有立法的基础上进一步明确了针对恶意申请商标的行政处罚标准。若上述条款最终得以通过,权利人的上述救济手段将有明确的法律依据,将对抢注者起到威慑的作用,也为权利人提供了维权的制度保障。但考虑到商标法修订存在诸多不确定性,如前述法条最终没有通过,则反不正当竞争法第二条仍然可以作为权利人打击恶意申请人的法律依据。
 
注释:
 
[1] 上海市闵行区人民法院(2017)沪0112民初26614号
 
[2] 《反不正当竞争法》第二条第一、二款规定,“经营者在生产经营活动中,应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,遵守法律和商业道德。本法所称的不正当竞争行为,是指经营者在生产经营活动中,违反本法规定,扰乱市场竞争秩序,损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。”
 
[3]广东省东莞市中级人民法院 (2021)粤19民终2798号
 
[4]福建省高级人民法院(2021)闽民终1129号
 
[5]《民事诉讼法》第三条规定,“人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。”
 
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