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商标无效宣告的效力 ——“TELEMATRIX”商标无效宣告对生效的法院判决和之前民事诉讼的法律后果

  发布时间:2019-11-17

作者:梁慧

《商标法》第四十七条规定: 注册商标被宣告无效,其商标专用权被视为自始即不存在,但宣告注册商标无效的决定或者裁定,不具有追溯力,即宣告注册商标无效的决定或者裁定不管以前的事,只对其生效以后的事发生效力。上述决定或裁定包括人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书,工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定,已经履行的商标转让合同和商标使用许可合同等,当事人不得因为注册商标被宣告无效而要求恢复到原来的状况。
但是商标无效宣告不具备追溯力有例外条款,即《商标法》第四十七条第二款规定的:因商标注册人的恶意给他人造成的损失,则应当给予赔偿。第4359350号“TELEMATRIX”商标因违反《商标法》第三十二条的规定,构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”被无效宣告后,法院认定商标注册人之前的恶意诉讼行为应当予以追究,已经生效的民事判决予以撤销,给当事人造成的损失商标注册人应当承担赔偿责任。 
 
1“TELEMATRIX”作为商标和商号在美国的使用和注册以及在中国的使用情况
1999年5月14日,TELEMATRIX,INC.(佛罗里达)在欧盟于国际商品分类第9类电话机等商品上申请注册了TELEMATRTX商标。
自1998年6月至2004年11月12日,TELEMATRIX商标在《H&MM》、《LodgingHospitality》、《HOTELS》等众多杂志(域外)上进行了持续、广泛的宣传。1999年,BassHotel&Resorts管理集团(旗下的酒店包括皇冠假日酒店、假日酒店、假日快捷酒店等),指定TELEMATRIX公司作为其官方唯一指定的全球客房电话机供应商。至2000年秋,TELEMATRIX电话机已为希尔顿集团、巴斯酒店与度假村等连锁酒店集团和单体酒店在全球范围内使用,客户超过10000多家,安装数量超过100万部。
2002年11月,TELEMATRIX电话机商品已进入中国市场,出口给中国北京六洲酒店集团。
2006年3月28日,赛德公司兼并了TELEMATRIX,INC(佛罗里达),其后使用“TELEMATRIX”作为企业名称,即TELEMATRIX,INC(特拉华)。TELEMATRIX,INC.(佛罗里达)的产权转让给了TELEMATRIX,INC(特拉华)。之后,TELEMATRIX,INC(特拉华)更名为CETIS,INC,即美国美爵信达公司,该公司为外国自然人独资的有限公司,法定代表人为孙炳南,经营范围为电子产品的研发、产品设计、委托加工电话机、电子产品的批发等。之后美国美爵信达公司授权北京美爵信达科技有限公司(以下简称北京美爵信达公司)作为其公司在中国的唯一销售服务公司,享有对其公司产品的销售和市场推广权,为其公司“TELEMATRIX”等品牌相关产品在中国市场的独家授权代表,美爵信达公司是在中国唯一被授权使用TELEMATRIX商标的公司[1]。  
 
2“TELEMATRIX”商标在中国的注册及无效宣告经过
1. 1998年至2003年,山东比特智能科技股份有限公司(以下简称比特公司)的前身兖矿比特公司曾接受赛德公司的委托,为其加工“TELEMATRIX”酒店专用电话机。
2. 2004年11月12日,兖矿比特公司向商标局申请注册了第4359350号TELEMATRIX商标,核定使用在第9类电话机、可视电话、手提无线电话机、网络通讯设备、传真机、成套无线电话、手提电话等商品上。此后,兖矿比特公司经过两次变更,现名称为比特公司。
 

(比特公司第4359350号“TELEMATRIX”商标)
3. 北京美爵信达公司于2010年9月6日向商标评审委员会(简称商评委)提出申请,请求撤销比特公司的第4359350号TELEMATRIX商标。2013年7月22日,商评委作出商评[2013]第23303号争议裁定书,认定在争议商标申请注册日之前,TELEMATRIX.INC.已在欧盟等地区于电话机等商品上申请了注册了TELEMATRIX商标,且比特公司对该品牌理应知晓,故比特公司第4359350号“TELEMATRIX”商标的申请注册已构成商标法第三十一条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形,应当予以撤销[2]。
4. 比特公司不服上述裁定,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2013年12月19日,北京一中院作出(2013)—中知行初字第2956号行政判决,维持了商评委的裁定。随后,比特公司向北京市高级人民法院提起上诉,北京高院于2014年3月21日作出(2014)高行终字第799号行政判决书,判决驳回上诉,维持原判。
5. 终审判决后,比特公司依旧不服,向最高人民法院申请了再审。2014年12月15日,最高院作出(2014)知行字第93号行政裁定,驳回了比特公司的再审申请。至此,比特公司的第4359350号“TELEMATRIX”商标彻底宣告无效。 
 
3无效宣告对已经生效的民事判决书的效力
2010年8月,比特公司提起侵害注册商标专用权民事诉讼,称北京美爵信达公司擅自将TELEMATRIX作为商号和电话机名称在网站上宣传及在销售活动中使用,侵害了第4359350号TELEMATRIX商标的专用权,要求北京美爵信达公司停止侵权,赔偿损失等。2011年1月,北京市朝阳区人民法院经审理后做出(2010)朝民初字第27079号判决,认定北京美爵信达公司在电话机上将TELEMATRIX作为电话机名称使用,侵害了比特科技公司第4359350号TELEMATRIX商标专用权,并判令其停止侵权、赔偿比特科技公司经济损失2万元及合理费用4000元。
在上述商标被宣告无效之后,北京美爵信达公司向北京市第三中级人民法院申请再审,三中院2014年8月18日作出(2014)三中民申字第07042号民事裁定,认为争议商标已被商评委裁定撤销,比特公司已不具备该争议商标专用权,故比特公司要求北京美爵信达公司停止侵权、赔偿损失之诉讼请求,缺乏证据支持,撤销了北京市朝阳区人民法院(2010)朝民初字第27079号民事判决书。
 
4无效宣告对恶意提起民事诉讼行为的效力
比特公司在第4359350号TELEMATRIX商标注册之后,不仅对无效宣告的申请人北京美爵信达公司提起侵害商标专用权民事诉讼,还对美国美爵信达公司委托国内其他代工生产商提起民事诉讼。在第4359350号TELEMATRIX商标无效宣告之后,北京美爵信达公司和代工生产商江苏中讯数码电子有限公司(以下简称中讯公司)分别对比特公司提起恶意诉讼请求,得到了法院的支持。
1、2015年5月4日北京美爵信达公司向北京市朝阳区法院提起诉讼,称比特科技公司在明知自己恶意取得商标注册的情况下仍然恶意提起第27079号案件诉讼,其目的不是真正维权,而是滥用诉权,以诉讼为手段,通过主张恶意取得的注册商标权,对北京美爵信达公司的经营活动进行滋扰和打击,以限制公司的发展,损毁公司的市场声誉。
朝阳法院2017年6月29日作出(2015)朝民(知)初字第22620号民事判决,部分支持了原告北京美爵信达科技有限公司的诉讼请求,要求比特公司赔礼道歉,消除影响并赔偿原告经济损失500万元。
2、2008年1月8日,比特公司委托律师事务所,向江苏中讯数码电子有限公司(以下简称中讯公司)发出一份律师函,称中讯公司在《中国酒店采购报》宣传、生产、销售以TELEMATRIX为商标的电话机产品,涉嫌侵犯了比特公司的商标专用权及合法利益,要求中讯公司撤销所有相关广告和宣传,并停止其他一切相关的生产、销售、进出口行为,否则将诉诸法律。
2008年3月28日,中讯公司向江苏省无锡市中级人民法院提起确认不侵犯比特公司TELEMATRIX商标权的诉讼。此后,比特公司即向山东省日照市中级人民法院(以下简称日照中院)提起商标侵权诉讼,请求判令中讯公司立即停止侵犯其注册商标专用权的行为并赔偿经济损失。2008年11月,日照中院将该案移送至一审法院审理。在庭审中,比特公司明确要求中讯公司赔偿经济损失612万元。2009年10月30日,一审法院分别作出(2008)锡民三初字第70号-1、(2009)锡知民初字第57号民事裁定,裁定准许中讯公司、比特公司撤回起诉(以下称第57号诉讼)。
2016年,中讯公司向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼,称比特公司恶意提起第57号诉讼。
一审法院认定,比特公司向中讯公司提起商标侵权诉讼系恶意诉讼行为。虽然比特公司在提起第57号诉讼时获得了第4359350号“TELEMATRIX”商标的注册,但之后商评委已依据商标法第四十一条将其撤销,比特公司实质并未享有过“TELEMATRIX”商标的商标权。
于是,一审判决比特公司于《法制日报》上刊登消除影响声明并赔偿中讯公司经济损失及合理开支100万元。
比特公司仍旧不服判决,向江苏省高级人民法院提起上诉。2018年9月28日,江苏省高级人民法院作出第(2017)苏民终1874号判决,驳回了比特公司的上诉,维持原判。
 
[1] (2015)朝民(知)初字第22620号
[2] 该案件依据2001年《商标法》第三十一条提出,该条款对应2013年《商标法》第三十二条
 

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